一审案号：上海市浦东新区人民法院（2011）浦民三（知）初字第282号民事判决书
二审案号：上海市第一中级人民法院（2012）沪一中民五（知）终字第218号民事判决书
【裁判要旨】
合同外纠纷不因合同存在仲裁条款而排除法院管辖权
【案情介绍】
原告丸万株式会社在高尔夫球杆等商品上注册了“maruman”、“VERITY”等四个商标。被告一北京德霖高尔夫体育发展有限公司自2008年1月起成为原告产品在中国的独家经销商。2009年1月1日，原告、被告一签订《销售代理店合同》，第15条约定：合同期内，原告同意给予被告一行使某一种商标独占使用权；在事先通知原告的前提下，原告给予被告一行使原告所拥有的商标高尔夫球杆及高尔夫用品的开发制造销售权，地域为中国。第20条约定：因履行本合同产生的争议，根据国际商事仲裁协会的商事仲裁规则向日本国东京仲裁解决。2010年10月，被告一向原告发出通知，称：根据《销售代理店合同》第15条，其将在发出通知后在中国生产销售标有MARUMAN商标的高尔夫产品。原告回函称被告一对合同第15条的理解是错误的，任何人未经原告授权，不得生产销售标有原告商标的商品。被告一在发出上述通知后随即开始生产、销售标有原告商标的高尔夫球杆等商品，其子公司即被告二上海德霖体育发展有限公司也销售该些商品。原告以两被告侵害商标权为由诉至法院，请求判令两被告停止侵权、消除影响、赔偿经济损失1,278,674元及合理费用230,112元。
法院经审理认为：《销售代理店合同》未约定可以调整本案争议的条款，依据该合同不能解决争议，故本案系合同之外的纠纷，不受仲裁条款约束，法院对本案享有管辖权。涉案合同的商标使用权条款不具有实际履行意义上的确定性和操作性，被告一发出通知的行为不符合取得商标许可使用权的条件，其使用原告商标生产、销售商品的行为构成商标侵权，被告二销售侵权商品的行为亦构成商标侵权。据此，判决：两被告停止侵权，在《法制日报》刊登声明消除影响，被告一赔偿原告40万元，被告二赔偿原告10万元、被告一承担连带赔偿责任。
【法官点评】
本案系经销商生产产品引发的商标侵权纠纷，其行为在外观上具有合同依据，此类情形较为少见。基于涉案合同的约定，本案争议焦点在于法院是否有权管辖和被告是否构成侵权。关于管辖权，当事人虽约定因履行合同而产生的争议应通过仲裁解决，但由于原告拥有多个注册商标，合同第15条“某一种商标”的约定未指向具体商标名称，该约定不具有实际履行意义，且合同对于被告发出通知后原告拒绝被告使用商标、被告随意使用原告商标等情形的处理均没有作出约定，依据合同不能解决争议，故本案属于合同外纠纷，不因合同存在仲裁条款而排除法院管辖权。关于商标侵权，由于商标使用许可条款未约定商标名称、使用期限、许可费用等商标许可使用法律关系基本构成要件的，不具有实际履行意义上的确定性和操作性，故不构成商标侵权的阻却事由。合同第15条的真实意图是原告同意被告使用商标，被告在使用前应通知原告，通知的递交会触发双方协商具体的商标许可使用协议。将产品制造商推定为愿意授权经销商只需予以告知即可随意生产同类产品是不符合商业情理的。
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商标许可给他人使用应注意的问题？
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1、应注意明确商标许可的有效期（不能超出注册有效期）、被许可使用的商品（不得超出商标注册范围）、许可金额、结算方式等；
2、应明确双方的权利与义务。被许可人应保证使用该商标商品的质量，应标明自己的名称和商品产地，使用中不得改变注册标志。许可人需保证许可期内不得申请注销该商标等；
3、应注意明确许可方式：独占许可、排他许可或普通许可等。
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