对专利侵权警告函的正当性判断

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【案号】

一审：（2020）苏12民初166号

二审：（2021）苏民终919号

【案情】

原告：无锡晶美精密滑轨有限公司（以下简称晶美公司）。

被告：江苏星徽精密科技有限公司（以下简称江苏星徽公司）、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称广东星徽公司）。

晶美公司主要从事滑轨、铰链等的研发、生产和销售，与国内外知名家电企业均有合作。江苏星徽公司的经营范围包括滑轨及铰链的研发、生产、销售及技术服务等，与美的、海信、松下、海尔等冰箱厂商均有合作，与广东星徽公司具有关联关系。

2019年10月30日，江苏星徽公司经THK株式会社许可，成为涉案发明专利（名为“伸缩装置、抽屉装置和滑门装置”，专利号ZL200410031963.4）的排他被许可人。2019年12月6日，江苏星徽公司依据上述专利认为晶美公司涉嫌侵权，遂委托知识产权代理事务所进行侵权比对分析。分析报告认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案发明专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷。2020年3月20日，江苏星徽公司委托专利代理公司分别向松下、美的、海信、海尔四公司发送内容相同的专利侵权警示函，指出晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利权的保护范围，涉嫌侵害了THK株式会社涉案发明专利权；收函企业生产、销售的冰箱中使用晶美公司生产的冰箱抽屉滑轨，亦涉嫌构成专利侵权，且影响了江苏星徽公司的正常经营；要求收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查，自收函之日起一个月内，自行在线上及线下门店检查并清除所展示的侵害其专利的产品图片及链接；并表示希望收函企业能按照上述要求实施和及时联系江苏星徽公司代理人。

海尔公司收函后，于2020年4月要求晶美公司选用海尔公司认可的专利代理机构出具侵权分析报告，排查相关产品专利侵权风险，并作出说明。晶美公司遂先后委托两家知识产权代理公司对其生产的带有自锁机构的滑轨是否落入THK株式会社拥有的涉案发明专利保护范围进行侵权比对分析。两公司出具专利侵权分析报告，均认为晶美公司生产的自锁式滑轨未落入涉案发明专利任意一项权利要求的保护范围。

2020年4月27日，晶美公司委托律师向两星徽公司发送律师函，称涉案发函行为构成对晶美公司的商业诋毁，要求两公司自收函之日起7个工作日内正式向相关合作商（松下、美的、海尔、海信）发函撤回上述专利侵权警示函，并就该行为向晶美公司发布道歉声明。两星徽公司收到上述律师函，但均未理涉，晶美公司遂向江苏省泰州市中级人民法院起诉，请求判令两星徽公司向四大冰箱生产商发送声明、在相关报纸和网站刊登道歉声明以消除影响，赔偿晶美公司经济损失及维权合理开支205万元。

【审判】

泰州中院经审理认为，江苏星徽公司与晶美公司在冰箱滑轨产品的生产经营领域存在竞争关系，其可通过合法途径主张权利，但也应对晶美公司商誉善尽合理注意义务。专利侵权的分析和认定具有较强的专业性，尽管江苏星徽公司在发函前委托知识产权事务所进行了侵权比对分析，但该分析报告系其单方委托出具而成，江苏星徽公司依据上述比对意见主张晶美公司构成专利侵权的判断属于单方主观判断，其未与晶美公司协商，直接函告晶美公司合作客户知晓的行为系传播涉嫌虚假或者误导性信息的行为，客观上对晶美公司的商誉造成了损害，不属于正当维权行为。两星徽公司虽存在一定的关联关系，但仍系相互独立的法人主体，涉案商业诋毁行为系由江苏星徽公司实施，广东星徽公司并非共同实施侵权行为的主体，无需承担共同侵权责任。遂判决：江苏星徽公司向四大冰箱生产商发送声明，并在江苏省发行的报纸上连续10日刊登声明，消除因其商业诋毁行为给晶美公司所造成的不利影响；赔偿晶美公司经济损失（含合理维权费用）20万元。

一审宣判后，江苏星徽公司向江苏省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回晶美公司诉讼请求。理由是：1.涉案专利侵权警示函中不存在捏造的虚假信息或误导信息，发函对象明确且特定，未在竞争市场上传播。2.专利侵权警示函的发送不以有权机关对涉案产品认定专利侵权为前提，发函对象不存在法律规定的先后顺序，江苏星徽公司向晶美公司的合作对象发函前无需先与晶美公司协商，且江苏星徽公司对发函内容已尽到合理注意义务。3.警示函内容不存在任何诋毁、贬低晶美公司的措辞，海尔公司在收到警示函后仍然与晶美公司合作，可见晶美公司的商誉未受贬损。4.专利侵权警示函的内容不应苛求客观上的确定无疑。

江苏高院经审理认为，首先，江苏星徽公司发送专利侵权警示函时未尽到谨慎注意义务。其一，江苏星徽公司并非涉案专利的权利人，对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限。一旦其主张的专利权利要求存在无效情形，则丧失指控他人专利侵权的权利基础。因此，作为专利的排他被许可人，在发送侵权警告时负有更高的注意义务。江苏星徽公司在专利被许可一个多月便委托侵权比对分析，不到半年的时间即向晶美公司的客户发送涉案专利侵权警示函，显然缺乏足够的谨慎度。其二，专利侵权判断具有较强的专业性，被诉侵权产品落入专利权保护范围仅仅是判断侵权成立的一个方面，还需要结合现有技术、先用权等各种不侵权抗辩事由综合认定。江苏星徽公司发送专利侵权警示函依据的是其自行委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，该报告得出的结论也只是晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷，并非确定性的侵权判定结论。江苏星徽公司在发送侵权警示函时对晶美公司涉嫌侵权的事实判断并不具有较高的准确性，尚未达到较高的审慎注意程度。其三，江苏星徽公司发送警示函的对象并非涉嫌侵权产品的制造商晶美公司，而是该产品的使用者。虽然相关法律规定并未限制警示函的发送对象和顺序，但产品的使用者对专利侵权问题的判断能力相较于制造者明显偏弱，而其避险意识又较强，更容易受到侵权警告的影响。因此在具备上述两个因素的情形下，江苏星徽公司未与涉嫌侵权产品的制造者晶美公司求证沟通，而是径行向产品使用单位即晶美公司的四大合作客户发送警示函，难谓善尽谨慎注意义务。其次，江苏星徽公司发送的专利侵权警示函存在误导性信息，损害了晶美公司的商誉。其一，涉案专利侵权警示函在结论与诉求部分明确晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营。同时明确维权要求为收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。虽然警示函及附件中多处使用“可能”“涉嫌”等措辞，但在警示函最重要且最引人关注的结论部分，以肯定的语气给出涉案产品构成专利侵权的结论，维权要求的具体内容使用加黑、下划线的方式进行标注，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，对其商品声誉和商业信誉造成损害。其二，涉案专利侵权警示函的发函对象虽然只是晶美公司的四大合作客户，但该些客户同时也是江苏星徽公司的合作对象。在冰箱滑轨产品的竞争市场上，涉案四大冰箱企业的地位举足轻重，涉及的地域范围亦较广，江苏星徽公司向四家企业发函，足以对该市场产生一定的影响，构成对警示函相关信息的传播。江苏星徽公司仅以发函对象明确且特定，即认为未对函告信息在竞争市场上进行传播的理由不能成立。江苏高院遂判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

发送专利侵权警告函属于知识产权侵权警告行为的一种，是权利人维护自身合法权利的重要途径。相关司法解释亦将发送专利侵权警告函作为对方提起确认不侵权之诉的前提条件，明确认可了专利侵权警告函在专利维权过程中的合法地位。基于专利侵权判断的专业性、复杂性，通过诉讼寻求公权力救济往往需要付出大量的时间和精力成本，在科技迭代更新、商机转瞬即逝的当下，专利侵权警告作为权利人自行维护专利权的重要途径和环节，有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，为法律所认可与鼓励。但是，专利权人发送侵权警告要适当，不能滥用侵权警告而损害他人合法权益、扰乱市场竞争秩序。如果专利权人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势，以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益，则超出其权利行使的范围，可能构成商业诋毁或其他不正当竞争行为。因此，专利侵权警告的正当性及其与商业诋毁的不正当竞争的界限，应当根据发送侵权警告的具体情况和有关法律规定进行分析。

一、行为人发送专利侵权警告函时是否尽到谨慎注意义务

其一，判断善尽审慎注意义务的时间节点是专利侵权警告函发送之时。专利权是一种授权权利，具有先天的不确定性和不稳定性。我国对实用新型和外观设计专利授权不进行实质审查，即使经过实质审查的发明专利亦有日后被宣告无效的风险。判断发函人在发送专利侵权警示函之时是否善尽审慎注意义务，应当依据当时的权利状态，即使相关权利要求日后被宣告无效，亦不能因此当然认定发函时未尽审慎注意义务。当然，那些利用审查制度漏洞将本就不符合授权条件的发明创造申请为专利的“垃圾专利”“恶意专利”，无论发函时权利是否有效，都应当认定相关专利侵权警告函不具有正当性。

其二，专利侵权警告函所依据的涉嫌侵权事实应当具有较高程度的确定性。警告函的内容不应是空泛和笼统的，对于权利人的身份、所主张权利的有效性、权利的保护范围以及依据的涉嫌侵权事实应当予以披露，侵权比对结果应当有相对可靠的依据。本案中，发函人江苏星徽公司发送专利侵权警告函依据的是其自行委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，该报告得出的结论只是晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷，而非确定性的侵权判定结论，故江苏星徽公司发送警告函时对涉嫌侵权的事实判断并不具有较高的准确性，尚未达到较高的审慎注意程度。

其三，利害关系人发送专利侵权警告函时负有更高的注意义务。法律规范并未对专利侵权警告函的发送主体做出限制，专利权人及利害关系人均可在自身权利受到侵害时发出警告函，但在考量专利侵权警告函的正当性时，根据发函人的身份不同，其所应当履行的审慎注意义务亦有所区别。一般来说，专利权人对自身的专利技术及专利权的稳定性状态最为清楚，对其审慎注意义务的要求可适当降低，而被许可人、继承人等利害关系人对相关专利情况的了解相对有限，应当对其赋予更高的注意义务。本案中，江苏星徽公司作为涉案专利的排他被许可人，虽然也具备该领域一定的专业技术知识，但对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限，其在专利被许可一个多月后便委托进行侵权比对分析，不到半年的时间即向双方共同的核心客户发送专利侵权警告函，显然缺乏足够的谨慎。

其四，向被诉侵权产品的使用者发函时，发函人负有更高的注意义务。根据发函对象不同，发函人所应当履行的审慎注意义务也有所不同。制造者作为侵权的源头，通常是权利人进行侵权警告的主要对象，权利人希望被警告的制造者停止侵权行为或与其进行协商以获得授权，制造者往往也会选择与权利人正面协商、解决纠纷。权利人发送侵权警告的对象还可能是产品的使用者、销售者或进口者等，这些主体作为制造者的交易相对方，往往也是权利人的目标客户。相较于制造者，他们通常对所涉专利侵权的具体情况知之较少，对是否构成专利侵权的判断认知能力相对较弱，但避险意识却较强，更容易受到侵权警告的影响，可能会按照警告函的要求采取将所涉产品退货、下架等措施，暂停或不再与制造者进行交易。由于向这些主体进行警告的行为容易直接导致产品无法销售，影响所涉产品的竞争交易秩序，因此，对该等主体直接发送警告函，发函者需更为谨慎。

二、是否以编造、传播虚假或误导性信息的方式损害竞争对手的商誉

其一，专利侵权警告函的内容应当客观并相对明确，不应包含虚假或误导性信息。一方面，在对专利警告函正当性进行判断时，对于虚假或误导性信息的内容应当持相对开放的态度，无论是对竞争对手的诋毁还是对商品的贬低，只要函件内容使对方的商业信誉或商品声誉降低，则应认定专利警告函不具有正当性，构成商业诋毁。本案中，江苏星徽公司依据其单方委托的可能性的评估意见发出确定性结论的侵权警告，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，属于误导性信息，对晶美公司的商品声誉和商业信誉造成了损害。另一方面，正当的专利侵权警告函的内容应当是客观和相对明确的，并不以公权力机关对侵权事实的认定为要件。这是因为，发送专利侵权警告函本就是权利人自行维护专利权的方式，相比于诉讼等公力救济，具有成本低、效率高的优点，即使不能使收函方及时停止侵权行为，也能证明其收函之后继续侵权的主观故意。因此，判断专利侵权警告函是否正当，不以被警告行为是否确定构成侵权为依据，而是以权利人维权的方式是否适当、是否具有谋求市场竞争优势的主观意愿、是否违背了公平的市场竞争秩序为衡量标准。由于专利权本身在效力上的不确定性及侵权判断的专业性，尤其是不确定性必然伴随无能为力，法律不能强人所难，不能苛求警告函内容完全确定和毫无疑义，只要权利人发函时善尽审慎注意义务，侵权比对结果有相对可靠的依据，警告函内容表述严谨客观，即使其主张的侵权事实日后被人民法院作出不侵权判决或者相关专利被国家知识产权局宣告无效，也不能就此认定警告函内容含有误导性信息。

其二，专利侵权警告函的内容是否产生误导并不以被警告人有无按侵权警告函的要求作出回应为判定标准。实践中，针对侵权警告函，被警告的使用或销售单位，有的可能按照警告函的要求停止相关使用或销售行为，有的可能完全置之不理，有的可能要求交易的相关单位说明情况或进行侵权排查，再根据相应结果作出判断。第一种情形，无疑会被认定受到警告函的直接误导；第二种情形，应当认定未受到误导；第三种情形是否认定产生误导存在争议，有观点认为被警告人并未按警告函的要求停止相关行为，在侵权排查后也没有停止相关行为，说明其未受到误导。本案中江苏星徽公司即持此种意见，但笔者并不认可。被警告人在收函之后有无按警告函内容停止相关行为，虽然在第一、二种情形下可以作为判断是否产生误导的考虑因素，但在第三种情形下收函单位采取要求交易方进行侵权排查本身，即说明其已经受到一定程度的误导。本案中，海尔公司收函后，虽然没有直接确认晶美公司生产的产品构成专利侵权并停止合作，但要求晶美公司开展专利侵权风险排查，恰恰说明海尔公司已经对晶美公司提供的产品存在专利侵权产生了误解，不能由于海尔公司具有较为完善的知识产权法律评估体系、对警示函的处理采取谨慎的态度，即认为其并未受到警示函内容的误导。

其三，根据被警告人在相关产品市场中的具体地位，综合判定警告函的相关信息是否属于商业诋毁中的传播行为。一般而言，商业诋毁中传播行为针对的是不特定的多数人，如果仅针对个别的或相对固定的对象，是否构成传播，则需要考量被警告人在竞争市场中的地位做出综合判断。比如，对一般的日常消费品而言，其使用者是普通公众，虚假或误导信息只有向不特定的公众散布，才应认定构成传播；对工业零部件、机械设备等非大众消费品而言，其使用者并非普通公众，而是该领域的相应企业，甚至在某些行业集中于少数几家头部企业，此时认定传播行为不能局限于发函对象的广度，还应当考虑发函对象在该领域竞争市场中所处地位，即使只向部分特定的对象发送警告函，亦可以认定构成传播。

（案例刊登于《人民司法》2023年第8期）