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商标权无效宣告事由不能作为“撤三”案件的判定依据——评析扬州市林业生产技术指导站诉国家知识产权局商标权撤销复审行政纠纷案

原创 孙柱永 中华商标杂志今天

要旨
从“撤三”制度的立法目的出发,以及从“撤三”与无效宣告制度的事由、效力的差异性 来看,二者应严格限制在各自适用范围内运行,不能将商标无效宣告事由作为“撤三”案件的判定依 据。注册商标通用化与“撤三”是两个完全不同属性的撤销理由,在“撤三”案件中不可交叉、组合 使用,进而作为撤销注册商标的事由。

01

案情

当事人:

原审原告(上诉人):扬州市林业生产技术指导站(下称扬州市林业站) 

原审被告(被上诉人):国家知识产权局 

原审第三人:株洲市紫葳高强耐火烟道行(下称紫葳烟道行)

案由:商标权撤销复审行政纠纷一案诉争商标系第568527号“绿楊春及图”商标 (见下图),由扬州市林业站于1990年9月10日向 原国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出注册申请,核定使用在第30类茶叶商品上,商标专用期限至2021年10月19日。商标权无效宣告事由不能作为“撤三”案件的判定依据——评析扬州市林业生产技术指导站诉国家知识产权局商标权撤销复审行政纠纷案紫葳烟道行以诉争商标自2012年3月2日至2015年3月1日(下简称指定期间)连续三年停止使用为由,向商标局提出撤销注册申请。商标局经审理决定:驳回紫葳烟道行的撤销申请,维持诉争商标注册。紫葳烟道行向原国家工商行政管理总局商标 评审委员会(下称商标评审委员会)申请复审。复审阶段,扬州市林业站为了证明诉争商标的使用情 况,向商标评审委员会提交了以下主要证据: 

1. 扬州市林业站与扬州市大自然茶业有限公司、扬州聚源春茶叶有限公司、仪征市绿杨春茶叶公司、仪征市捺山制茶二厂分别签订的诉争商标许 可使用合同复印件及上述公司的营业执照副本复印件。许可使用合同的签订日期均为2014年1月1日, 许可使用费处均为空白,许可使用类型均为排他使用许可。

2. 扬州市大自然茶业有限公司生产车间照片、 销售店面照片及产品包装照片等,其上显示有“绿杨春”字样,但均未显示形成时间。

3. 扬州市林业站监制的防伪标识,其上显示有“绿杨春”字样,但未显示形成时间。4. 2012年4月至2014年4月期间仪征市绿杨春茶叶公司、仪征市捺山制茶二厂销货发票复印件6 张,发票中显示品名或规格型号为“绿杨春”。2016年9月22日,商标评审委员会作出被诉决定。认定:扬州市林业站提交的证据未形成有效证据链,不能证明诉争商标于指定期间在其核定使用 的茶叶商品上进行了公开、真实的商业使用。决 定:诉争商标的注册予以撤销。

扬州市林业站不服被诉决定,于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

原审诉讼中,扬州市林业站补充提交了以下主 要证据(编号续前):5. 扬州市林业站制作的《关于“绿杨春”商 标授权使用会议的纪要》,其中称扬州市林业站授 权扬州市大自然茶业有限公司、扬州聚源春茶叶有 限公司、扬州市邗江山河茶厂、扬州市平山绿茶农 民专业合作社、仪征市捺山制茶二厂、仪征市绿杨 春茶叶公司在2012年1月1日至2013年12月31日期 间合法使用“绿杨春”商标。纪要落款时间显示为 2011年12月21日。6. 扬州市大自然茶业有限公司与有关单位签订的采购合同、报价单及销售发票。报价单上显 示品名包括“绿杨春”“普通绿茶”“碧螺春” 等,销售发票上显示品名包括“茶叶”“绿杨春茶 叶”“绿杨春”等。7. 扬州聚源春茶叶有限公司的“绿杨春茶叶” 销售发票及绿杨春茶实物图片。8. 扬州林业站与扬州市邗江山河茶厂签订的注 册商标许可使用合同、扬州市邗江山河茶厂与有关 单位签订的购销合同及发票。购销合同上显示茶叶 品种为“绿杨春”,发票上显示品名为“茶叶”。9.《扬州日报》《扬州晚报》关于绿杨春茶的相关报道。庭审中,商标评审委员会向本院提交了《中国茶叶大辞典》相关页面复印件,其中在“江苏绿 茶”分类下记载有以下内容:扬州绿杨春,产于扬 州市郊蜀岗一带的条形烘青绿茶。1988年研制。扬州古称绿杨,故名。

02

审判

北京知识产权法院经审理认为:扬州市林业站 在诉讼阶段补充提交的证据能够证明,在指定期间 内,扬州市大自然茶业有限公司等有关主体销售了 “绿杨春”茶叶。但是,在案证据同时表明,“绿 杨春”是扬州产的一种茶叶名称。且“仪征绿杨春 茶”已取得国家农产品地理标志登记,亦从侧面说 明“绿杨春”是特定区域内具有特定品质特征的茶 叶名称。故在案证据不能唯一表明扬州市大自然茶 业有限公司等主体是将“绿杨春”作为商品商标来 使用,亦不能表明相关公众是将“绿杨春”作为指 示特定商品提供者或商品来源的普通商品商标来识别。因此,在案证据不足以证明诉争商标于指定期 限内在茶叶商品上进行了合法有效的商业使用。

判决:驳回扬州市林业站的诉讼请求。[1]

扬州市林业站不服原审判决,提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为:扬州市林业 站提交的《注册商标许可使用合同》、采购合同、 报价单及销售发票等证据已形成完整证据链,能够 证明诉争商标于指定期间在茶叶商品上进行了真 实、公开、合法、有效的实际使用。在案证据尚不 足以证明诉争商标已成为茶叶商品的通用名称,从 而失去标示商品来源的功能。原审判决对此认定错 误,应当予以纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第八十九条第一款第二项、第三 款之规定,判决:一、撤销原审判决和被诉决定;二、国家知识产权局重新作出复审决定。[2]

03

评析在撤销连续三年不使用的注册商标(下称“撤 三”)复审行政案件中,应根据商标法的有关立法 精神,正确判断所涉行为是否构成“商标”使用。简言之,在案证据能够证明诉争商标达到“公开、 真实、合法”的使用标准即可维持注册。而实践中,“撤三”申请人往往会提交关于诉争商标违反 商标法禁注、禁用条款,或者是以欺骗的手段或 者其他不正当取得注册以及损害他人在先权利的 证据。这显然属于2013年商标法第四十四条、第 四十五条规定的宣告商标无效的事由,若对此予以 采信,则远远突破了“撤三”案件的法律适用范 围,模糊商标权撤销和无效宣告的制度界限,造成 二者之间的“混同”。因此,商标权撤销和无效宣 告制度应严格限定在各自适用范围内运行,而不能 将商标权无效宣告的事由作为“撤三”案件的判定 依据。本文拟从以下几个方面加以简要评析:

一、从“撤三”制度的立法目的看其适用范围

我国1983年商标法开始设立“撤三”制度,旨 在清理闲置的“死商标”,防止商标资源的浪费和维 护公平竞争的环境。针对恶意提起“撤三”申请, 并以此作为不正当竞争手段或者索取不当利益的手 段,扰乱商标注册和使用秩序的现象,最高人民法院在商标行政案件进一步指出,2001年《商标法》第四十四条第四项规定的立法目的在于激活商标资源, 清理闲置商标,撤销只是手段,而不是目的。[3]表明 “撤三”制度除了具有清理“死商标”的功能,还 具有唤醒“休眠”商标的作用,目的在于督促商标 权人积极使用商标,清除闲置商标,促进商标资源 的有效使用。由此可见,在商标行政确权案件中, “撤三”的适用要件仅限于“没有正当理由连续三 年不使用”。反之,如果具有不使用的正当理由,或者已实施了商标法意义上的使用行为,便可阻却商标被撤销的命运。在司法实践中,有人主张实施 更为严格的使用证明标准,提高维持商标注册的成本,以打击、遏制商标抢注行为。诚然,商标抢注者不以使用为目的,而是囤积商标、待价而沽,意在谋取不正当利益,其行为严重扰乱商标注册秩 序,但裁判者不能对此抱着嫉恶如仇的心态,指望 “撤三”制度包打天下。因为这样一方面有违该项 制度的设计初衷;另一方面亦容易导致法律条文之 间的冲突,影响整个法律体系的统一与稳定。

二、从“撤三”与无效宣告制度的事由、效力区别看其适用范围

“撤三”的事由比较单一,在没有正当理由的 情况下,且连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标撤销审查部门申请撤销该注册商标。鉴于可撤销事由发生在商标权取得之后,被撤销的商标权自撤销后失效。依据2013年《商标法》及其商标法实施条例的相关规定,注册商标被撤销的,由 商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起 终止。从效力的方向而言,这是一个针对将来的决定,被撤销的商标不再有效,但并不影响撤销前的法律效力。[4]

无效宣告的事由相对于“撤三”更为多样化, 主要有两种类型:一种是2013年《商标法》第四十四条规定的绝对拒绝注册理由,是指已经注册 的商标不具备合法性、显著性和非功能性。具体表现为违反本法第十条、第十一条、第十二条等有关 不得作为商标使用、注册的规定,或者是以欺骗的手段或者其他不正当手段取得注册商标。另一种是 2013年《商标法》第四十五条规定的相对拒绝注 册理由,是指违反本法第十三条第二款和第三款、 第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一 条、第三十二条的规定,自商标注册之日起5年内, 在先权利人或者利害关系人可以请求宣告该注册商标无效。对恶意注册的、驰名商标所有人不受五年 期限限制。鉴于无效宣告事由存在于商标权取得之时,被宣告无效的商标,由商标行政主管部门予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。

从二者的事由区别看,对于违反法律禁止性 规定的注册商标、以欺骗手段或者其他不正当手段 取得注册商标以及与他人在先权利相冲突的注册商 标,商标法已有较为完备的无效宣告制度予以规制,根本无需“撤三”制度越界援助。从法律效力 区别看,二者亦不能相互替代,而应保持严格的界 限划分。

三、注册商标通用化与“撤三”案件的适用范围 

所谓注册商标通用化,是指已经注册的商标成为其核定使用商品的通用名称。对于已经通用化的商标,任何单位或者个人可以向商标撤销审查部门申请撤销该商标的注册。这是2013年商标法新增加 的一项规定,旨在促进商标注册人规范使用自己的商标,并及时阻止他人对其商标的不当使用。商标 通用化是一个动态过程,既可能在注册之初已是商 品通用名称,更多情形是在后来使用过程中逐步蜕 变为通用名称。《商标法》并未对撤销通用化注册 商标的时间节点作出规定,因此,在司法实践中认定注册商标是否已通用化,一般以当事人向商标撤 销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断, 评审时的事实状态作为参考。商标通用化涉及显著 性的嗣后消灭,对其证明要求与显著特征的证明要 求应当保持一致。当事人可以提交字典、工具书、 国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调 查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种 商品上使用该商标标志等证据予以证明。注册商标因通用化被撤销后的效力或自始无效,或自被认定 为通用化后,其专用权终止。

具体到本案,一审判决明确认定诉争商标的 被许可使用人于指定期间内,销售了“绿杨春”茶叶。至此,在案证据已形成完整的证据链,足以证 明诉争商标进行了商标法意义上的实际使用。无论诉争商标显著性如何,均可推定该商标具有识别商 品来源的功能,理应予以维持注册。但一审判决又 以“绿杨春”是扬州产的一种茶叶名称,且“仪征绿杨春茶”已取得国家农产品地理标志登记为由, 认定诉争商标缺乏显著性,不能发挥标示商品来源 的作用,进而撤销诉争商标的注册。这在事实认定 和法律适用上均显属不当。首先,注册商标通用化 与“撤三”是两个完全不同的撤销理由。商标撤销 申请人需提交的证据类型、证明内容、证明标准和 要求以及注册商标被撤销后的效力均不相同。其 次,“撤三”与注册商标通用化是平行关系,不可 交叉、组合使用来撤销注册商标。在“撤三”案件 中,商标权人仅需举证证明其对诉争商标已进行商 标法意义上的实际使用,即应维持诉争商标的注 册。在此情况下,不应再以诉争商标已通用化,缺 乏显著性,不能区分商品来源为由,否定诉争商标 的实际使用,从而撤销诉争商标的注册。最后,在 案证据即使能够证明诉争商标已通用化或为商品的 地理标志,但在该事实既非撤销申请理由,亦非被 诉行政行为作出依据的情况下,在诉讼程序中径行作出认定并予以采信,于法无据。故二审法院作出如上判决。

注释[1] 参见北京知识产权法院(2016)京73行初5939号书。 [2] 参见北京市高级人民法院(2018)京行终282号行政判决书。 [3] 参见最高人民法院(2010)知行字第55号行政裁定书。[4] 黄晖:《商标法》第二版,法律出版社,第107页。

作者单位:北京市高级人民法院

本文转载自:中华商标杂志 https://mp.weixin.qq.com/s/tKpEBZU_vCv4iZfv1Wu5fw 。文章内容仅供参考,版权均属于原作者所有,这里所提供均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。

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