一波三折：海外保护知识产权需要的不仅仅是一个注册申请

一波三折：海外保护知识产权需要的不仅仅是一个注册申请

——评我国中小企业诉全球化妆品巨头（法国娇兰）外观设计侵权案

引 言

该案是我国企业在“走出去”进程中，为数不多的以反不正当竞争为由在海外成功保护知识产权的案例。该案中我国权利人认为法国娇兰公司使用了与其注册的欧盟外观设计相同的设计特征，从而构成侵权。由于权利人在申请注册过程中对欧盟外观设计法律制度理解存在偏差，权利存在瑕疵。鉴于此，IPSIDE事务所作为权利人的诉讼代理人接手此案，提出外观设计侵权主张的同时，还补充提出构成著作权侵权与不正当竞争。巴黎大审法院2019年12月20日判决支持了构成不正当竞争的主张。该案体现了知识产权重叠保护的特点，为我国中小企业在海外灵活运用多种手段维权积累了经验。

一、 涉案双方

二、 案件基本事实

刘某系欧盟外观设计（001721366-0001号，如下图所示）的权利人，系我国汕头某包装科技有限公司（以下简称“汕头公司”）的创始人。刘某授权许可汕头公司使用涉案外观设计，将外观设计应用于一个名为“Brush 5103”的化妆品容器的生产与销售。

娇兰公司系法国化妆品与香水企业。2010年至2016期间，汕头公司为娇兰公司的MétéoritesTravelling Pearls产品系列供应包装。2017年另一英国企业替代汕头公司成为包装供应商。

刘某认为，娇兰公司自2017年起继续销售的MétéoritesTravelling Pearls产品使用了与涉案欧盟外观设计完全相同或几乎完全相同的设计特征，构成侵权。

刘某与汕头公司作为原告向巴黎大审法院提起诉讼。诉讼代理人预判了权利存在瑕疵，诉讼中除提出外观设计侵权主张外，还提出娇兰公司的行为构成著作权侵权与不正当竞争。

三、 不出所料：外观设计侵权主张的失利

原告主张娇兰公司的行为侵害了受保护的欧盟外观设计。作为对抗，娇兰公司主张涉案欧盟外观设计无效，提出两点理由：第一，缺乏新颖性。涉案外观设计保护申请于2010年6月18日提出，而在此之前相同产品已经在欧洲市场销售；且相同设计在2009年2月7日在中国申请专利保护，其在中国授权公告已经先于欧盟外观设计保护申请，构成破坏新颖性的在先公开。第二，缺乏区别性。涉案外观设计与保护前已经销售的若干产品产生相同的整体印象。

原告诉讼代理人针对上述理由提出抗辩，获得法院支持。第一，具备新颖性。在申请日之前已经在市场上公开销售的产品在高度、直径、防护罩等方面与涉案产品有所不同，相同外观设计并未在申请日前被公开。而对于中国授权公告造成的公开，公开日为2019年12月23日，虽然早于在欧盟提出保护申请之日，但是享受欧盟6/2002号条例第七条第二款的豁免条款。根据该条款，申请日前12个月内的“自我公开”不破坏新颖性。第二，具备区别性。涉案外观设计与其他产品的区别，足以造成不同的整体印象。虽然区别较小，但由于技术效果限制，设计人创造空间有限，较小的区别足以对知情使用人产生不同的整体印象。

纵然如此，权利人申请时埋下了一个重大失误，在诉讼中自己也当庭予以了承认：外观设计上包含一个圆花状图式，这个图式与娇兰公司于1987年注册持有的两个法国商标包含的图式相同（如下图所示）。换句话说，原告的外观设计中包含了被告的商标。根据欧盟6/2002号条例第二十五条，由于在后外观设计包含他人在先商标且他人有权禁止使用，外观设计应属无效。巴黎大审法院由此作出了宣告无效的决定，驳回了外观设计侵权主张。

四、 有所遗憾：著作权侵权主张的失利

预判到外观设计侵权主张的失利，起诉依靠的第二点理由是著作权侵权。娇兰公司对抗称：第一，不能证明原告是所称“作品”的作者。第二，不能证明所称“作品”具有独创性。

原告引援法国《知识产权法典》第L111-1条，提出首先公开作品的人在无相反证据的情形下应推定为著作权人，并提交了两次公开的证据。法院确认了原告的著作权主体资格。然而，法院认为大多数设计要素都是功能性的，未能体现作者的个性，并非是自由选择的成果，不认可涉案设计具有独创性，否认构成作品，因此未支持著作权侵权的主张。

五、 峰回路转：反不正当竞争主张的胜利

原告的第三个平行主张是，娇兰公司将MétéoritesTravelling Pearls商品投入市场构成法国《民法典》第1240条之下的不正当竞争，因为上述商品复制了原告广受欢迎的产品（“Brush 5103”化妆品容器，使用了涉案外观设计）但是由新的分包商生产。原告由此遭受的损失在于，现在无法继续将“Brush 5103”产品投入市场，因为该产品被第三方生产，然后被娇兰公司以类似的方式提供给消费者。

法院接受了原告诉讼代理人的主张，认为通过对比原告“Brush 5103”产品与娇兰公司MétéoritesTravelling Pearls产品于2016年后使用的新容器，显示出高度的相似度，甚至接近于完全的复制。在相似性判断的基础上，法院认可，原告产品的商业化将受到阻扰，因为任何企业如果希望销售一款化妆品都不会选择“Brush 5103”作为容器，后者已与娇兰公司产品的形象紧密联系，以至于无法轻易区分。最后，法院认定，“娇兰公司可以自由地选择改变其产品规格，也可自由地选择新分包商，但却选择了一个与原告汕头公司在五年时间内提供的产品完全一致的外观设计，剥夺了原告将其容器外观提供给其他化妆品企业的机会，使得该容器外观不能将其他企业的产品区别于娇兰公司的产品。娇兰公司的行为具有过错，破坏了汕头公司的经营活动，构成不正当竞争。”

六、 从本案的“一波三折”总结我国企业海外保护知识产权的经验

本案中，我国企业海外知识产权维权虽然取得一定成功，但也暴露出权利保护的问题。首先，权利人在海外申请保护前已在中国公开了外观设计，容易造成新颖性破坏，埋下了被宣告无效的隐患。其次，权利人的目标市场包括海内外，本应及时于海内外同时进行保护申请，但海外申请迟迟未能展开，再度埋下隐患。最后，权利人未能充分理解海外知识产权制度，造成重大失误，作为包装分包商，将发包商的商标作为外观设计的一部分，最终导致外观设计被宣告无效。

本案同时也为我国“走出去”的企业积累了经验。第一，有必要提高布局海外知识产权的意识，在技术方案、设计方案公开前及时取得海外目标市场所在国授予的知识产权。第二，有必要增加对域外知识产权法律制度的认识，避免因理解偏差造成权利瑕疵。第三，除取得有效注册申请外，有必要丰富维权手段，灵活运用知识产权重叠保护的特点，从专利权、著作权、商标权、反不正当竞争多角度入手维权。海外维权须综合运用当地法律规范，例如本案中包括法国《知识产权法典》《民法典》等，一方面对域外法律执业能力提出更高要求，另一方面对国际维权合作提出更高要求。本案是法国历史上中国企业第一次以反不正当竞争成功维护利益的案例，其成功离不开中国权利人企业、权利人中国代理所与欧洲诉讼代理团队的协力合作。