回归以使用为授权基础的原则——评美国商标现代化法案

一、以商业使用为前提的美国商标注册制度简介

美国商标法体系实行双轨制，由各州普通法以 及联邦制定法组成，不论在普通法还是制定法的框 架之下，在商业活动中实际使用申请商标均是获得 商标权的前提。 

在普通法框架之下，商标权的取得需要将该特 定商标附着在商品之上，并投入至市场流通之中。普通法对商标使用的质与量均有严格要求，在Blue  Bell, Inc v. Farah Manufacturing Co.[2]一案中，法院认定获取商标权所需的商标使用需为公开使用，即在消费者之中流通，足以“教育”消费者将商标与商品来源相联系。商标的使用必须真实合法，该案中Blue Bell公司将争议商标覆盖原商标后再销售商品是一种“预占”商标的行为，不是真实、合法 的商标使用行为。此外，在Zazu Designs (ZHD) v. L'oreal, S.a.一案中[3]，ZHD公司仅在美国伊利诺伊州的一个小城销售了几瓶附有ZAZU商标的洗发水， 并赠送了位于德克萨斯和弗罗里达的朋友几瓶，该种程度的使用无法在消费者心中建立起商标与商品来源的联系，也无法使其竞争者获知商标已被他人独占的事实，因此无法支持ZHD公司在全国范围内获得商标的独占权。 

制定法（即兰汉姆法，15 U.S.C.，1946商标 法）具体规定了取得商标权的基础。兰汉姆法第1 条(a)款(1)项规定了以使用为基础的商标权，该项下的申请人需确信自己是申请注册商标的所有人。兰汉姆法第1条(b)款规定了以意图使用为基础的商标权，该项下的申请人需确有在商业活动中使用商标的真实意图。提交商标使用声明是获得注册商标权利的前提，申请人需在全部申请商品之上均使用了申请商标之后才可递交商标使用声明。[4]此外，商标权利人在获准注册之日起第5至6年、第9至10年以及之后每十年均需提交使用证据，以维持商标注册。[5]相较于普通法而言，制定法所要求的商标使用程度较低。 

无论是以使用为基础还是以意图使用为基础申请注册商标，均以申请人实际使用了注册商标为注册前提。因此，可以将美国商标法下真正的权利人归纳为“在先申请的实际使用人”，以使用为注册前提的要求保证了商标的真实使用者才可获得商标权。

二、欺诈商标的注册导致美国商标制度出现 “商标用尽”“商标拥堵”以及“商标平行 注册”问题 

以使用为注册前提的原则使得美国商标的申请量、驳回率以及注册率均保持在合理及稳定的状态，公众并未意识到商标本质上是一种有限资源。但是，美国纽约大学教授Barton Beebe 、 Jeanne Fromer认为，传统的商标非竭尽理念已经不符合目前的商标申请注册状态。其调查发现 2016年底已注册的单字商标占据了常用英文单词的74%， 97.1%的常用英文单词已经与已注册的商标构成混淆近似。1985年的文字商标申请平均包含1.94个单词，而2015年的文字商标新申请平均包含2.26个单词。据此，其认为美国商标注册簿出现了“商标用尽”(Trademark Depletion)“商标 拥堵”(Trademark Congestion)以及“商标平行注册”(parallel registration)问题。越来越多的商标申请人因此被迫放弃最优选，使用生僻、冗长的商标，但仍然面临着越来越高的与在先商标近似而被驳回的机率。相同或者相关领域内的企业被迫在不产生混淆的前提下使用近似商标，淡化了企业商标的显著性。[6]美国企业、学者及律师认为，造成商标拥堵现象的直接原因是大量欺诈商标的注册，尤其是来自中国的商标注册。 

通常，商标申请人通过附有商标的商品或者服 务的电子照片以证明商标已被使用，在此过程中申 请人可能篡改电子照片以通过审查。Barton Beebe  及Jeanne Fromer研究认为，截至2017年，在第25 类商品上以使用为基础的商标申请，66.9%涉嫌提供虚假使用声明，其中39.8%的使用声明未被美国商标局驳回，导致本不应获准注册的商标最终获准注册。[7]上述行为涉嫌欺诈，属于美国商标法第14 条(3)款的商标撤销申请事由。但现行商标法的撤销程序复杂、成本高昂，不能有效打击欺诈商标的注册。在此背景之下，美国相关公众纷纷要求出台措施打击欺诈商标的注册。 

三、美国国会拟修改商标法，设立单方撤销 程序及单方重审程序以清理欺诈商标的注册 

（一）美国现行商标法第14条(3)款难以满足 清理欺诈注册商标的需求 

现行商标法第14条规定了涉嫌欺诈商标局的注 册商标可被撤销，为证明商标权人的行为构成欺诈， 撤销申请人需证明商标权人具有“欺骗的故意”(awillful intent to deceive)。诚实的误解或者疏忽大意导致的错误陈述并不构成欺诈，撤销申请人需提供明确且令人信服的证据以证明商标权人故意做出实质性错误描述，以欺骗美国商标局。[8]上述标准由美国巡回上诉法院于2009年设立，在此之前，疏忽或者其他过失原因造成的错误陈述即构成欺诈。因此，商标权利人在提交使用声明之时均须持更高的注意义务，以防其商标因欺诈行为而被完全撤销。而在2009年采取“故意欺骗”标准之后，因通常难以举证证明权利 人主观具有欺骗的故意，即使有相关证据，也需耗费 大量的律师工作时间，美国专利商标上诉委员会仅认定一例构成欺诈的案例。[9]为了平衡商标权利人的利 益，使其不因并无恶意的过失行为而导致注册商标被完全撤销，维持现有认定标准确有必要。因此，美国业界认为有必要在现行法律规定之外，设立新的程序以清理欺诈商标。 

（二）美国商标现代化法案介绍 

2020年3月11日，美国国会正式公布了商标 法修法议案——2020商标现代化法案(Trademark  Moderazation Act of 2020)，以通过法定程序快速清理已注册欺诈商标。 

1. 议案拟设立注册商标单方清理程序 

2020商标现代化法案第5条提议增加注册商标 单方清理程序 (ex parte expungement)，在现行商标法第16条后新增第16A条，规定任何人在商标注册之日起3年后可以以注册商标从未被实际使用为由申请撤销该注册商标。申请人可以申请撤销部分注册商品或服务或者整个注册商标。申请人需进行合理调查 (reasonable investigation)并提供证初步据 (prima facie evidence) 证明注册商标从未在申请撤销的商品或者服务上使用。商标所有权人需提交商标使用证据，证明其符合现行商标法第45条的规定[10]。若商标所有权人无法提供商标在被申请撤销的商品或者服务上的使用证据，美国商标局将会撤销商标在上述商品或者服务上的注册。 

商标单方清理程序适用兰汉姆法案第12条b款 （提案拟修改版）所规定的程序[11]，商标权人需要在最短60天、最长6个月内提交使用证据，但是商标局可以对此作出特殊规定，即商标权人不得申请延期。基于第44条注册人在原属国的注册以及第66条马德里延伸保护的注册商标，权利人有正当理由未使用，可不被撤销。此外，商标局可以依职权发起上述注册商标清理程序。 

注册商标所有人可以提供商标申请之时、申请 过程中提供使用证据之时或商标注册之后撤销程序 之前任一时段的商标使用证据，即可证明注册商标 曾经在商业活动中使用，维持商标注册。

若注册商标所有权人提供了有效使用证据，维持了商标在被申请撤销的商品或者服务上的注册， 则任何人不得再对该商品或者服务发起单方清理程 序。若注册商标的部分商品或者服务之上存在正在 审理的商标清理程序，他人也不得在该商品或者服 务之上同时提出商标清理。[12]该议案也规定，商标注册之日起满三年未使用商标也将成为现行商标法第14条的撤销法定事由。[13] 

2. 议案拟设立注册商标单方重审程序 

议案提出增加第16条B款——注册商标单方重 审程序(ex parte reexamination)。该条规定：任何第三方可以以注册商标在规定日期前未经商业使用为由申请重新审理注册商标，即以使用为基础的商标申请在申请日以前未使用商标，以意图使用为基础的商标申请在提交使用声明之前未使用商标。单方重审程序需在商标获准注册5年内发起。

与16A商标单方清理程序相似的是，单方重 审程序的申请人也需进行合理调查 (reasonable  investigation)并提交初步证据，权利人使用证据需 符合现行商标法第45条的规定，程序上适用兰汉姆法案第12条b款（提案拟修改版）规定， 若商标权人无法提供使用证据，则商标在该商品或者服务上的注册将会被撤销，商标局可依职权发起单方重审程序。若有待决的单方重审程序，则他人不得在相同商品或者服务上同时申请或者发起单方重审程序。若商标所有权人提供了使用证据，维持了商标在上述商品或者服务上的注册，则任何人不得再次发起单方重审程序。

3. 其他拟修订法律简介

此外，该法案拟在商标申请程序之中加入第三 方提交商标可注册意见渠道，以帮助审查员提高审 查效率。法案提议授权商标局缩短答复审查意见期 限至最短60天，但是如申请人在此情况下申请延 期，审查员必须同意延期请求，申请人可申请将期 限延长至现行商标法规定的6个月。法案提议原告在 商标民事程序之中主张禁令，若其可以证明胜诉的 成功性 (likelihood of success on the merits)，则可 推定其遭受了不可弥补的损失，由被告承担相反证明。此外，美国总审计长 (The Controller General of United States) 将会对美国商标局打击虚假注册 商标的行动作出评估。[14] 

（三）修法后美国商标撤销制度评述 

若商标现代化法案被通过，将会有以下四种方 法撤销注册商标： 

1. 基于第14条(3)款的规定，任何时候以商标注 册人是通过欺诈手段获得商标注册为由申请撤销商 标注册；

2. 基于第14条(6)款的规定，在商标注册之日起 3年后，以商标从未在商业中使用为由申请撤销商标 注册； 

3. 基于第16A条，在商标注册之日起3年后，以 商标从未在商业中使用为由申请撤销商标注册；

4. 基于第16B条，在商标注册5年之内，以使用 为注册基础的商标在申请日前未在商业中使用，以 意图使用为注册基础的商标在提交使用声明前未在 商业中使用。 

其中第16A条、第16B条均为单方程序，申请人 递交相关证据启动程序后即退出程序，审查员不需 转交商标注册人提交的使用证据，申请人不能对此 发表意见，审查员在做出最终决定后通知申请人其 撤销申请是否成功。若申请人不服，可申请美国商 标上诉委员会复审。而第14条(6)款撤销程序下的撤 销申请人需参与撤销程序，对商标权利人提交的证 据发表意见，并且商标权人可能享有6个月的答辩期 限，因此第14条(6)款下的申请人的花费更大、周期 更长。

笔者认为，若该法案获得通过，第16B条将会 成为企业申请撤销涉嫌欺诈商标的首选。在第16B 条下，企业仅需证明商标权利人在商标获准注册之 前并未使用该商标。若商标注册已满5年，此时企业 可能选择第16A条申请撤销涉嫌欺诈商标，此时企 业需要证明商标权利人从未使用注册商标，即在商 标申请日之前、商标申请审理过程之中以及商标注 册之日后均未使用注册商标。若注册商标未在商标 单方清理程序以及单方重新审查程序之中撤销，则后来者不得在相同商品或者服务之上再次提起清理 程序以及重新审查程序，而只能通过第14条第(6)款 申请撤销商标在上述商品或者服务上的注册。由于 证明权利人构成欺诈的标准没有降低，企业选择第 14条第(3)款的可能性较小。 

（四）美国商标法拟采取的撤销制度与我国 商标法撤三制度比较

我国商标撤三制度程序上更为类似该议案所增加的单方撤销程序，撤销申请人提交撤销申请及理由后，不可看到商标权利人提交的使用证据，仅能收到审查员的决定。我国商标撤三制度与美国商标法拟采取的撤销制度也有许多不同之处。例如，(1) 二者对商标的使用要求不同：我国商标撤三制度的规定是申请撤销日前连续三年不使用商标，而美国商标法拟增加的第14条(6)款及第16A条要求商标从未被使用，美国商标法第16B条要求商标在获准注册之前并未被使用；(2)二者对申请人证据的要求不同：我国商标撤三制度在实践中仅要求申请人提供非常基础的未使用证据，例如网络搜索结果并未发现申请撤销商标在相关商品或者服务上的使用，或者权利人的营业执照范围不包括相关商品或者服务。而该提案虽然仅规定拟增加的第14条(6)款及第16A条需要撤销申请人进行合理的调查，但笔者认为该调查标准也不可能低于我国商标撤三实践中的证据要求；(3) 二者对申请时间的要求不完全相同：我国商标撤三制度需在商标获准注册三年之后才得提起，该提案第14条(6)款以及第16A条与此要求相同，第14条(3)款对发起时间没有要求，第16B条则要求在商标注册之日起5年内发起。(4) 二者的发起主体不同：我国商标撤三程序仅能由相关公众发起，而该提案第16A条、第16B条既可被公众发起，亦可被商标局依职权发起；(5) 二者的效力不完全相同：我国商标撤三程序并不限次数，不同申请人可在不同时间段申请撤销同一注册商标在相同商品或者服务上的注册；而该提案第16A条、第16B条的审理结果最终生效后，则任何人不得对已经维持注册的商品或者服务再次提出撤销申请。

因此，笔者认为美国现行商标法下第14条(3)款 以及拟增加的第14条(6)款、第16A条及第16B条符 合美国商标法以使用为授权前提的原则，其程序设 置的重点虽然在于快速清理未使用商标，但其符合 利益平衡原则，并未施加商标权利人过大压力。商 标权利人只要做到其在获准注册商标之前，真实地 在商业中使用了商标，就可确保其注册不被上述撤 销条款所击倒。 

除上文提及的拟采取措施，商标局已经采取了 相关措施以打击提交虚假使用声明的行为。例如， 将注册商标使用声明监督小组(Post Registration Proof of Use Audit Program)设为常设程序[15]，商 标使用证据抗议电子邮件试点计划 (TM Specimen Protests Email Pilot Program)[16]等。因此，与其过度担心可能出台的注册商标清理措施，商标权人更应考虑严格遵守现有商标法提交使用声明的法律规定。由于商标权人在新设程序下可能仅有60天的证据提交时间，因此商标权人应当在日常经营过程中有意识地收集商标使用证据，做好充分准备应对可能发生的撤销申请。在新申请选择商品或者服务的过程中，也不应盲目追求保护范围，应当选择真实使用及与之相关联的商品或者服务。

四、结语

优秀的商标资源并非取之不尽，商标囤积行为 增加了企业获取注册商标专用权的成本、阻碍了企 业发挥其创新精神，其实质是滥用商标权、浪费国 家资源。在鼓励企业申请注册商标、维护注册商标 专用权的道路上，也应适当放慢脚步，注重质与量的平衡，避免不必要的商标囤积行为，鼓励企业经 营、培育具有知名度的商标。

[1] Barton Beebe and Jeanne Fromer, Fraudulent Trademarks:  How They Undermine the Trademark System and Harm  American Consumers and Businesses., https://www.judiciary. senate.gov/imo/media/doc/Beebe%20Testimony.pdf (最后访 问时间：2020年04月15日).

[2] Blue Bell, Inc. v. Farah Manufacturing Co., 508 F.2d 1260  (5th Cir. 1975).  

[3] Zazu Designs v. L'oreal, S.a., 979 F.2d 499 (7th Cir. 1992).

[4] 15 U.S.C. §1051. 

[5] 15 U.S.C. §1058. 

[6] 相关数据请见其发表的文章: Barton Beebe and Jeanne  Fromer, Are We Running Out of Trademarks An Empirical  Study of Trademark Depletion and Congestion. 131 Harv. L.  Rev. 945, 950-953, 973-977. [7] 同注[1]，第18页。

[8] A.V.E.L.A., Inc. v. Estate of Marilyn Monroe, LLC, 241 F.  Supp. 3d 461, 480 (S.D.N.Y. 2017).

[9] Nationstar Mortgage LLC v. Ahmad, 112 U.S.P.Q.2d 1361  (T.T.A.B. 2014).

[10] 15 U.S.C. §1127.

[11] 法案提议授权商标局缩短答复审查意见期限，但审查 员必须同意申请人的延期请求。

[12] Trademark Moderazation Act of 2020, Section 5. 

[13] 美国现行商标法第14条规定的注册商标撤销申请事由 包括损害他人在先商标权、导致他人商标淡化、商标缺乏显著性、商标是利用欺骗手段获得等。

[14] Trademark Moderazation Act of 2020, Section 3; Section  4; Section 6; Section7. 

[15] 37 C.F.R §§2.161(h), 7.37(h). 

[16] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ Specimen%20Protests%20Emai l%20Pilot%20Program.pdf(最后访问时间：2020年4月15日)