陈淑惠,2005年8月进入专利局外观部工作,现任复审和无效审理部外观设计申诉一处四级调研员。国家知识产权局骨干人才,先后参与多项学术课题的研究,并在各专业期刊发表论文十余篇。
钟华,2001年8月进入国家知识产权局专利复审委员会,现任复审和无效审理部外观设计申诉一处一级调研员。国家知识产权局高层次人才,近年参与《专利审查指南》的修改工作,先后参与多项学术课题的研究,并在各专业期刊发表论文二十余篇。
摘要:文字或其组合既可以是企业名称权的客体,还可能作为图案被包含在外观设计专利权中。探讨外观设计专利权和企业名称权冲突的原因,正确认定在先企业名称权的保护范围、准确把握判断规则,是现阶段外观设计无效审查中亟待解决的问题。
关键词: 外观设计专利权 企业名称权 权利冲突 字号 判断规则
1. 背景
近几年来,以专利法第23条第3款为由请求宣告外观设计专利无效案件数量逐年上升,无效请求人以侵犯在先权利为理由,请求外观设计专利无效所涉及的在先权利类型也愈发多样化,由最初简单直观的商标权,发展到内容较复杂的著作权、企业名称权及知名商品装潢等领域。2018年6月,原专利复审委员会针对涉及外观设计专利权与在先的企业名称权冲突作出了首例无效宣告审查决定。在这之后,笔者发现,以外观设计专利权和企业名称权冲突为由请求宣告外观设计专利无效案件数量不断增加,因此探讨这两种权利冲突的原因,正确认定在先企业名称权的保护范围、准确把握判断规则,是现阶段外观设计无效审查中亟待解决的问题。
2.外观设计专利权和企业名称权冲突的原因
外观设计专利权和企业名称权之间为什么会产生权利冲突?这主要是由于知识产权自身属性造成。知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利,本质上是一种无形财产权,其客体是智力成果或者知识产品,故而相关权利相互之间,一旦权利指向的财产客体相同,就会产生交叉的现象。[1]当交叉保护的对象分属于不同权利主体时,则可能产生权利冲突。
2.1企业名称权
企业名称,是商人在营业上表示自己的名称,区别不同市场主体的标志,通常由企业所在地的行政区划、字号、行业、组织形式等四部分组成[2],企业自成立之日起享有名称权[3]。企业名称作为一种无形财产,其价值可以用货币评估,并且可以依法转让。因此,企业名称既具有人格权的性质,又具有财产权的性质。企业名称是商事主体在经营、服务活动中用于区别其他商事主体的特定名称,是商事主体人格化、特定化的表现形式,具有重要的识别价值。
根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》[4]及最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释法释[2007]2号》[5] (下称《法释[2007]2号司法解释》)的相关规定,企业名称在我国受到保护的情况分三种:第一,依法登记的企业名称应当受到保护,并且只在登记机关所属地域范围内享有专用权。这与我国长期以来所实行的注册登记行政体制有着十分密切的关系。作为知识产权,更为强调企业名称的财产权属性,企业名称依附于一定的营业及其商誉,如欲取得对抗第三人的效力,必须经过登记公示以取得公信的效力[6],基于这种对世的公信力方能得到法律的保障。第二,具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以受到保护。之所以这样规定,主要是因为作为企业名称受到保护的字号本身的知名度即具有一定的公信力,这种公信力应受到保护,需要注意的是,由于这种类型的字号只有使用权而没有独占权,故而只能进行被动防御。第三,外国企业名称以实际使用为前提,而不论其是否已在中国登记,也不论其知名度如何,这与国内企业名称的保护是有区别的。换言之,只要企业名称符合上述三种情形之一,就应该受到我国法律的保护。
2.2外观设计专利权
外观设计专利权,是指“对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”[7],申请人需以书面形式,向国务院专利行政部门提交符合要求的申请文件,专利行政部门对外观设计实施初步审查,即对申请的形式缺陷以及明显的实质性缺陷进行审查,而不对授予的外观设计专利进行检索,对其新颖性等实质缺陷进行审查。授权的外观设计的保护期限为十年。外观设计专利权作为一种无形财产,可以依法转让。
我国主要通过《专利法》《专利法实施细则》等对外观设计专利权进行规定限制和保护。专利法的保护,实质上是赋予权利人以在产业上实施其外观设计的专有权,有效保障产业上的垄断实施权的专利保护成为其必不可少的选择。
2.3权利冲突的表象和原因
企业名称权主要是一种“标识性权利”,而外观设计专利权中,特别是包装类产品的外观设计,将企业名称、商品标识、服务来源、使用说明等标识性文字图案作为设计元素纳入产品外包装并处于一个放大、醒目位置的设计非常常见,因此文字或其组合既可以是企业名称权的客体,也可能作为图案被包含在外观设计专利权中。实践中,外观设计专利权和企业名称权冲突的典型表现大都是将他人登记在先的企业名称或知名字号在产品的外观设计中直接使用或添加 “支持”、“技术协作”等较小字眼间接使用的情形,这种傍名牌现象屡见不鲜。除此以外还有大量的冲突是在完全善意的主观状态下发生的,有的涉及的只是非知名的企业名称或字号。冲突大多给在先企业名称登记人造成损害:产生混淆、误导消费,造成不当得利和不当失利,从而扭曲竞争各方力量对比关系。
3.外观设计专利权和企业名称权权利冲突的判断规则
目前无论是《专利审查指南》还是法院司法实践对这两种权利的冲突并没有总结出特别明确的判断规则,笔者结合实践案例,对此进行思考。
3.1 法律依据
专利法第23条第3款规定:“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”,这是判断外观设计专利权与在先权利冲突的法律条款,《专利审查指南》中对合法权利也进行了明确的定义,并在例举中将企业名称权涵盖在合法权利中。判断外观设计权利冲突是否成立,是以外观设计专利权的行使是否将会侵犯在先权利为准,在先权利的类型不同,是否侵犯该权利的判断标准就不同[8]。例如,与在先商标权冲突,应当适用商标相同、相似的判断标准,与在先著作权冲突,应当适用著作权相同或实质性相似的判断标准。对于企业名称权而言,我国没有相应的专门法对其判断规则进行明确规定,涉及其权利保护的条款散落在不同法律中,故而在判断权利冲突时是以反不正当竞争法作为审查依据来进行判断的。主要涉及的是《反不正当竞争法》[9]第六条规定:经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)。最高人民法院《法释[2007]2号司法解释》第六条规定:具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”[10]。上述规定表明,法律对于擅自使用他人具有一定知名度或他人有一定影响的企业名称的行为是禁止的。
3.2 具体判断规则探索
1、判断步骤
笔者认为,判断外观设计专利权与企业名称权冲突,其步骤与其他权利冲突判断步骤类似,主要区别是将在先权利内容明确为在先企业名称权并做适应性修改:
(1)对在先企业名称权进行认定,并确定其保护范围;
(2)根据本专利图片表示的内容,结合简要说明对本专利外观设计相关部分进行认定;
(3)根据在先企业名称权保护范围,将本专利相关设计与在先企业名称权进行比较,结合反不正当竞争法的相关标准进行分析判断,得出结论。
2、判断重点
通过这个判断步骤,笔者认为在这两种权利冲突判断中,需要结合企业名称权的认定方式以及反不正当竞争法的相关判断标准,重点考虑如下因素。
(1) 企业名称权的确定
《企业名称登记管理实施办法》第9条规定:企业名称应当由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成。通常情况下,企业名称中的行业、组织形式、行政区划等具有通用性,不是区别企业的主要标志。一般而言,字号是企业名称的核心和最重要的区分标志,公众也往往通过字号来记忆和区分不同的企业,但是字号仅是企业名称的组成要素,不是可以脱离企业名称独立存在的权利。此外,由于一些企业名称具有一定特殊性,其字号并不具有代表性,公众更为熟知的往往是其简称,例如“中国第一财经传媒有限公司”,其字号为“第一”,但其简称为“一财”;又如“中国四川航空公司”,没有字号,但其简称为“川航”。所以,在确定在先权利时,应当明确企业名称权特别是其用于区分不同企业的重要标志,例如字号、简称等。
(2) 企业名称权权利范围的考量因素
明确在先权利后,还需要确定在先权利的范围。笔者认为,首先,企业名称权权利范围会受其字号或简称的知名度的影响。当字号或简称与商标相同时,一般会综合考虑商标的知名度,这种做法也更容易证明在先字号具有较高的知名度。以第39507号无效决定[11]为例,请求人提交了14份证据,包括请求人通过电视、网络、报纸及其他广告媒体对其公司及百威啤酒相关产品进行宣传的各种材料,相关新闻报道,以及驰名商标的证书,用于证明请求人的在先字号“百威”具有较高的知名度。事实上,请求人的这些证据主要涉及其名为“百威”的商标,但是由于请求人企业名称中的核心字号与商标相同,因此这些证据也从另一个方面证明了其字号具有较高的知名度,应当受到法律保护。在此基础上,合议组认为请求人和专利权人的企业名称中的核心字号相同,而且二者属于同一行业,涉案专利相关产品在使用、销售中将会导致社会公众将其与请求人的商品产生混淆,损害请求人相关合法权利或者权益,因而涉案专利权与请求人的在先企业名称权相冲突。
其次,企业名称权权利范围会受持有人对其控制力度的影响。企业名称权越处于公有领域,在先企业名称的持有人对该企业名称权的控制力度就越低,在后使用人的避让义务也就越低。企业名称权本身权利的限定受地域、行业的影响,是一种排他性较弱的权利,而外观设计专利权在中国法域内则具有排他性。因此在实践中,还需综合考虑经营者使用类似企业名称的原因及导致的后果,是否会引起消费者和市场的混淆,诚信经营及禁止混淆也是企业名称权能否获得保护的重要原则所在。以(2017)渝01民终3926号判决[12]为例,原告重庆天厨天雁公司认为“重庆天厨”和“成都天厨”企业名称的核心字号“天厨”完全相同,“成都天厨”侵犯了其企业名称权。法院最终认为:就企业名称而言,“天厨”作为字号或注册商标已被相关经营者广泛使用于餐饮、食品及调味品行业,现有证据不能证明成都天厨公司在其企业名称登记之时具有搭重庆天厨天雁公司便车的故意,且其在产品上是以“成都天厨”的字样在使用企业字号,不足以引起相关公众误认为是重庆天厨天雁公司的产品,成都天厨公司可以继续使用自己的企业字号。由此可知,在先企业名称固有的显著性和知名度越强,其保护力度和保护范围越大,在后使用人的避让义务就越高;在先企业名称中的字号被其他经营者使用得越多,该字号就越处于公有领域,在先企业名称的使用人对该字号的控制力度就越低,在后使用人的避让义务也就越低。
(3) 综合判断——混淆误认的考量因素
如果在外观设计中有意与知名的企业名称加以关联,并且构成与知名的企业名称之间的混淆误认,则可以认定为外观设计专利权与企业名称权构成权利冲突。我国反不正当竞争法规定的混淆、误认,是指足以使相关公众对商品的来源产生误认,包括误认为与有一定影响商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系。对于排他性较弱的企业名称权,如果综合各种举证,在后使用者能够证明使用相同字号是善意使用的,并不会引起混淆误认,那么该行为属于行使其合法权利,不会引起权利冲突,反之则应当认为会引起权利冲突。以第36436号无效宣告审查决定[13]为例,合议组明确了在先企业名称权的范围并进行了相对应部位的对比之后发现,在先企业名称权“桂林三金药业股份有限公司”和在后外观设计专利权中“中国三金药业集团有限公司”两个企业名称中的字号、行业完全相同;而在综合考虑请求人的证据后,认可请求人的“桂林三金”在医药行业和公众中具有较高的显著性,并享有一定的知名度,但是专利权人在其专利产品主视图、后视图上均标注了略大的“中国三金药业集团有限公司”字样和更小的“技术支持”字样,而“中国三金药业集团有限公司”则是一个虚假公司,前者会使消费者认为涉案专利产品的生产企业为“中国三金药业集团有限公司”或者其制造获得了“中国三金药业集团有限公司”的技术支持,而后者说明专利权人具有较强的傍名牌嫌疑,专利权人无法证明其在外观设计上使用相同字号是善意使用,客观上产生的后果是消费者难以区分两家企业,会使公众对 “桂林三金”和“中国三金”产生混淆误认,因此涉案外观设计专利权与在先企业名称权相冲突。
4.结语
整体而言,企业名称权作为一种对世较弱的权利,其权利的保护和维权具有更大的难度。但是从司法趋势来看,加大知识产权保护力度是大势所趋。反不正当竞争法中也明确了不得“擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)”,这对具有一定影响的企业是一个利好的信号。笔者认为如果企业有足够的证据能够证明其企业名称是属于中国境内有一定影响的企业名称,而涉案外观设计使用了其企业名称,那么在无效过程中采用专利法第23条第3款作为无效宣告理由进行维权,不失为一种行之有效的途径。同时,对于广大中小企业和个人申请者而言,在没有获得知名企业合法授权的情况下,切记不要在外观设计专利申请时加入对方的企业名称,以免涉案专利面临授权后被无效的风险。
[1]《商标权与企业名称权冲突问题研究》彭曙曦、刘凤菊,《知识产权》,2001年第11期。
[2] 《企业名称登记管理实施办法》第9条,2004年6月14日起施行。
[3] 《企业名称登记管理实施办法》第3条,2004年6月14日起施行。
[4] 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》,自1988年7月1日起施行,根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订,根据2014年2月19日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订,根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订,根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正。
[5]《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释法释[2007]2号》第6条,2007年2月1日起施行。
[6] 王斐民,李玉鹏.《企业名称权的性质及其法律保护》.企业活力,2003(2).
[7] 《专利法》第2条第4款,2009年10月1日起施行。
[8] 《中国专利法详解》,尹新天,2011年3月。
[9]中华人民共和国反不正当竞争法,1993年版,1993年12月1日期施行,2018年1月1日废止,该版本涉及企业名称的条款为第五条第(三)项:经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;2017年修订版,2018年1月1日起施行,2019年4月23日修正,两个版本第六条第(二)项内容相同。
[10] 《法释[2007]2号司法解释》,反不正当竞争法修订时,司法解释没有同时修订,故该条中仍对应1993年版的反不正当竞争法。
[11] 百威英博(中国)销售有限公司请求宣告英国博伦百威啤酒有限公司第201730048939.X号外观设计专利权无效案。
[12] 重庆天厨天雁食品有限责任公司诉成都天厨味精有限公司反不正当竞争案。
[13] 桂林三金药业股份有限公司请求宣告大英太极医疗器械有限公司的第201630482177.X号外观设计专利权无效案。
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学术观点 | 不同程序中权利要求保护范围理解和解释的基本规则
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