“通用名称”加“.com”可以获得商标注册？
——美国Booking.com案评析
美国联邦最高法院于2020年6月30日就备受关注的USPTO v. Booking.com一案做出判决，法庭驳回了美国专利商标局(USPTO)关于“通用名与.com的组合一定是通用词组”的主张，认定“Booking.com”符合商标注册资格。该判决再次确认了取得商标注册的判断标准，即，只要相关消费者认为“通用名称”加“.com”的组合能够标识相关产品或服务的来源，即取得第二含义，该组合就可以受到商标法的保护。Booking.com案的影响不仅涉及到商标的申请和使用，也关系到域名的注册和管理。企业应及时做好相应的策略调整，包括优化争议商标的消费者调查报告以及重新评估使用、注册相关域名可能造成的侵权风险等。
案件背景
该案始于2016年，美国专利商标局和商标审理与上诉委员会(TTAB)以“Booking.com”是在线酒店预订服务的通用名为由，分别拒绝了Booking.com公司（“Booking公司”）的相关商标注册申请。Booking公司随后向美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院寻求司法审查，并提交了一份新证据 —— 消费者调查报告。在该报告中，74.8%的受访者认为“Booking.com”是商标而不是一种通用服务。[1] 2017年，地区法院推翻了美国专利商标局和商标审理与上诉委员会的裁定，在判决中指出：不可否认的是“booking”一词单独使用时系通用名词，但再加上“.com”域名后缀后，“Booking.com”作为整体获得了第二含义，可以作为商标保护。[2] 专利商标局随后上诉至联邦第四巡回上诉法院，上诉法院维持了地区法院的判决，并进一步指出，专利商标局未能提供证据证明消费者认为“Booking.com”指代所有的在线酒店预订服务，也未挑战地区法院对“Booking.com”已获得第二含义的认定，因此“Booking.com”可以作为商标予以注册。[3] 此外，第四巡回上诉法院还驳回了专利商标局关于“通用名与.com的组合一定构成通用词组”的论点。专利商标局于2019年7月向美国联邦最高法院申请提审，声称如果“Booking.com”可以注册成商标，将会阻止竞争者在域名中使用“Booking”这个词。[4]
联邦最高法院判决
联邦最高法院以8：1的票数维持了第四巡回上诉法院的判决。著名的自由派大法官金斯伯格撰写了审理意见，七位大法官表示赞同。法院认为，以“通用名.com”形式的词组组合在某一类商品或服务上申请注册商标的，只有当消费者认为该词组是相关商品或服务的通用名称时，该词组才构成通用名称。[5] 在判定一个标识在某一类商标或服务是否为通用名称时，应考虑该标识在整体上对相关消费者而言是否是通用的。[6] 由于地区法院和联邦第四巡回上诉法院均认定消费者实际上没有将“Booking.com”作为在线酒店预订这一类服务的通用名，专利商标局也对此未提出异议，因此“Booking.com”不是通用名称。[7]
此外，在请愿书中，专利商标局还主张，无论消费者认知如何，“通用名与.com的组合仍旧是通用名称”，并表达了对“通用名.com”的商标权利人可能会垄断竞争的关切。联邦最高法院基于两点原因予以驳回：
同时，最高法院还注意到，专利商标局已经授权了一些“通用名”加“.com”的商标，比如注册在在线销售艺术品服务上的“ART.COM”商标，注册在约会服务上的“DATING.COM”商标等。[11] 这些商标注册实例与专利商标局的主张相悖。关于限制竞争的关切，最高法院认为，这种风险也适用于任何描述性商标。然而，这一问题可以通过其他法律和判例进行规制，利用“Booking.com”所产生的竞争优势并不是阻止注册该标识的理由。[12]
反对观点
作为唯一一位持有反对观点的法官，Breyer大法官认为，“Booking.com”是通用名加顶级域名的组合，而该组合仅仅只是元素简单的叠加，并没有实质上超出单个词原有意义的总和。[13] 顶级域名“.com”仅仅表示一个网站，再加上通用的二级域名（如：“Booking”），也仅表示与预订相关的网站，没有产生更多的信息或者关联。[14] 尽管在Booking公司递交的市场调查报告中显示有74.8%的受访者认为“Booking.com”是一个商标，但也应当看到有60.8%的受访者认为“Washingmachine.com”（未对应任何公司）是通用名称，而其中的区别仅在于受访者是否通过广告或其他途径听到过相关域名。[15]
Breyer大法官还表示了对“通用名.com”一类的商标保护会对在线市场产生严重抑制竞争的后果。使用通用名的企业可能让消费者产生该企业在某一类产品或服务上是权威的且值得信赖的印象，从而使得其他使用显著性名称的企业难以竞争。在互联网领域更是如此，使用通用域名的网站更容易被消费者检索到。若“通用名.com”可以注册成商标，权利人则能（通过诉讼等）排除他人注册类似的域名，从而获得额外的竞争优势，并可能导致抑制竞争的结果。[16]
美国商标注册的显著性要求
本案中，联邦最高法院重申，描述性标识必须取得第二含义才可以注册为商标。受商标法保护的标识必须具备“显著性”。显著性越强，越可能获得注册；反之，受到商标保护的可能性就越低。按照显著性的强弱，商标标识一般可以划分为：臆造（fanciful）、任意（arbitrary）、暗示（suggestive）、描述（descriptive）和通用（generic）词汇。[17] 一个标识如果属于臆造或任意词，则被认为具有固有显著性，可以起到识别产品或者服务提供者的功能，因此能够受到商标法保护。如果标识是描述性的，则必须要获得独立于自身含义的第二含义，才能取得商标注册。[18] 若该标识是通用词，则在任何情况下都不具有显著性，不能注册为商标。
取得第二含义是指具有描述性的标识获得了充分的显著性，使相关公众能够在该标识与产品或服务的提供者之间建立联系，而不是仅仅指示产品或服务本身。[19] 第二含义需要申请人通过充分的证据来证明，尤其是需要证明相关消费者对该标识从整体上的认知。通常，法院参考的证据包括购买者的证言、消费者调查报告、词典、行业杂志、报纸和其他出版物。[20] 例如，在本案中，三级法院都从消费者认知的角度出发，重点考虑了Booking公司递交的消费者调查报告，从而认定“Booking.com”作为一个整体，对于相关消费者而言，可以将该标识与提供在线预订服务的Booking公司相关联，即获得了第二含义。
中国商标法并未规定类似的显著性图谱，但显著性依然是取得商标注册的基本要件。但不同的是，中国商标法并非绝对禁止仅有本商品的通用名称、图形、型号或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的通用性标识。[21] 只要标识经过使用取得显著特征，并便于识别的，仍然可以作为商标注册。
此外，与美国对标识取得第二含义的判断方法类似，在中国，判断是否取得显著性也需要从相关公众的角度出发。申请人可通过递交相关的证据，如销售数据、广告宣传、使用范围、获奖证明、知名商品认定等，证明相关公众已经将该标识视为特定商品或服务提供者的符号。[22] 但对于消费者调查报告，由于其往往是由当事人单方委托，因此并非商标局或法院考量商标显著性或混淆的最重要依据。
Booking.com案对中国企业的启示
首先，尽管联邦最高法院否定了“通用名.com”类标识一定是通用名称的主张，商标申请人仍然需要尽量避免使用、申请注册显著性较弱的标识。联邦最高法院在判断商标是否是通用时，再次明确了以消费者认知为中心的判断标准。一个标识是否为通用名称，应当以消费者的认知为准，具体案件具体分析。然而，最高法院同时注意到，Booking.com自己也承认，争议商标显著性较弱，即使他人使用细微改动后的域名或商标，也很难构成侵权。[23] 本案的判决并未否定或改变美国法院一直以来对商标显著性的要求，相反再次确认了通用名称不能获得商标注册，描述性标识必须取得第二含义的基本规则。因此，企业在美国申请商标时，仍然应当首选臆造、任意或暗示性标识。
对于在中国拥有广为消费者熟知的域名的企业来说，在布局美国市场时，可以考虑将其域名注册为商标，使域名获得多维度的保护。与此同时，我们也应该意识到：一方面，从市场营销的角度，描述性标识可以准确描述产品或者服务的内容，商标所有人可以在短时间内建立起消费者对其产品或服务性质的认知；但另一方面，申请注册描述类商标的成本和难度相对较高，通常需要提供连续五年在相关产品或服务上专属的大规模使用证据或其他证明取得第二含义的证据，[24] 甚至经历类似Booking.com案的长达8年的确权过程。
其次，对消费者调查报告本身的设计和调查群体的选择应当更为审慎。三级法院的判决都肯定了通过消费者调查报告来证明标识取得第二含义的重要性，同时，联邦最高法院的判决和Sotomayor大法官的协同意见也指出了通用名相关的消费者调查报告可能产生的问题，比如调查报告的设计和解读。[25] 这些问题在法院判决、协同意见、反对意见和头口审理中被大篇幅提及。因此，企业需要谨慎选择调研机构，尤其是选择权威的，在法院有过胜诉经验的，亦或是深耕于本行业的调研机构。此外，对于调研报告的设计，需要充分考虑结构的合理性、调研问题的内容和对象、调研地点的选取以及调研答案的解读等，使调研报告的证明力最大化。任何一个环节的瑕疵都有可能导致调研报告不被法院采纳，甚至败诉。比如在Joules诉Macy商标侵权案中，原告Joules提供了一份消费者调查报告，该报告显示有24.3%的混淆可能性，从而证明相关消费者对引证商标和被诉侵权商标产生混淆。
然而，由于该报告存在诸多瑕疵，包括引导被调研者认为两者商标近似、调研报告提供的Joules网站与实际网站不一致以及被调研者不是Joules的潜在客户等，[26] 初审法院和上诉法院均未采纳该报告，并都得出涉案商标不会产生混淆的结论，Joule因此最终败诉。还需要注意的是，消费者调研报告并不是唯一可以证明获得第二含义的证据。在商标申请和诉讼过程中，专利商标局和法院还可能会要求商标申请人提供市场、销售相关证据，证明该标识已经通过持续使用和广泛的宣传，在产品或服务的提供者和相关公众之间建立起联系。因此，中国企业在申请“通用名.com”类似组合商标之前，应该对该组合的资金投入、使用范围、宣传力度、消费者认知等做全方位的布局，并做好相关资料的保存。
再者，与“通用名.com”相近似的域名或商标持有人应当注意商标侵权或不正当竞争的风险。持反对观点的Breyer大法官担忧今后“通用名.com”商标权人在维权时，是否会起诉包含或类似于注册商标“通用名.com”的网络域名持有人，以及是否大量的维权诉讼会带来垄断的结果。尽管如上所述，“通用名.com”类商标显著性较弱，仅仅使用相近似的商标或域名很难证明混淆的可能性，但相关域名或商标持有人仍然需要注意以下几点：1）应避免将该域名做商标性使用，例如在网站的醒目位置突出显示该域名、在广告宣传册或其他商业活动中突出使用该域名、经常将域名突出使用于商品、商品包装、容器以及商品交易文书上等；2）应当在网站的布局、字体、功能划分等方面与“通用名.com”网站相区别，呈现出不同的整体视觉效果；以及3）应使用与域名不同的独立商标，并将商标放置在网站及市场宣传材料的显著位置。
最后，合理选择商标和域名的综合保护策略。企业或域名投资人在注册“.com”域名同时还可能注册 “.net” 、 “.cn” 、 “.biz” 、 “.info” 等域名。需要注意的是，联邦最高法院强调，对于“通用名.com”类域名是否可以获得商标注册需要一案一议。换言之，即使“通用名.com”获得第二含义，并不表示“通用名.net”、“通用名.biz”和“通用名.info”等也自动获得第二含义。此外，若“通用名.com”成为注册商标，他人注册并使用“通用名.net”、“通用名.biz”和“通用名.info”等域名也并不必然导致“通用名.com”商标显著性的淡化。因此，建议企业在制定商标和域名注册策略时，确定一个最适合或者常用的顶级域名申请注册商标。是否需要以相同的二级域名加其他顶级域名后缀进行商标注册，需要综合考虑法律成本、维护成本以及使用证据。
注释：
[1]Booking.com B.V. v. US Patent and Trademark Office, No. 17-2458 (4th Cir. 2019).
[2]Id.
[3]Id.
[4]United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U. S. ____ (2020).
[5]Id.
[6]Id.
[7]Id.
[8]在Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (1888)案中，联邦最高法院认为在指代一类商品的通用名后加后缀词“公司”，不能使之成为具有法律保护的组合。后缀词“公司”只能表明相关方已经形成了对该类商品进行交易的组织或合伙，而其他人亦能如此使用以表明其形成组织或合伙的事实。
[9]United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U. S. ____ (2020).
[10]Id.
[11]Id.
[12]Id.
[13]Id.
[14]Id.
[15]Id.
[16]Id.
[17]George & Co. v. Imagination Entm’t Ltd., 575 F.3d 383 (4th Cir. 2009).
[18]Hunt Masters, Inc. v. Landry’s Seafood Rest., Inc., 240 F.3d 251 (4th Cir. 2001).
[19]George & Co., 575 F.3d at 394
[20]Hunt Masters, 240 F.3d at 254.
[21]《中华人民共和国商标法》第十一条。
[22]张玲玲，商标显著性的司法判断（三）——获得显著性的司法认定，《中国知识产权》网络版，2017年7月19日。
[23]United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U. S. ____ (2020).
[24]§1212.05, TMEP.
[25]United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U. S. ____ (2020).
[26]Joules Limited v. Macy's Merchandising Group, Inc., 2017 U.S. App. LEXIS 11255 (2d Cir. June 21, 2017).