以案释法 | 使用获得显著性的考量因素
显/著/性/
“
判断标志是否能够通过使用获得显著性？
来看看“小罐茶”商标
是怎么回事吧~
”
案情源起
第20426843号“小罐茶”商标
·北京小罐茶业有限公司（简称小罐茶公司）注册了第20426843号“小罐茶”商标（简称诉争商标）
·常州开古茶叶食品有限公司（简称开古茶公司）向国家知识产权局提出无效宣告请求
理由包括商标法第十条第一款第七、第八项、第四十四条第一款、第十一条第一款第一项、第二项、第三项等。
被诉裁定
国家知识产权局认定：
诉争商标未违反商标法第十条第一款第七、第八项的规定，未构成商标法第十一条第一款第一项所指情形，虽然诉争商标指定使用在茶、茶饮料等商品上仅表示了商品的包装方式等特点缺乏显著特征，但在案证据可以证明“小罐茶”商标使用在茶商品上经宣传使用在一定程度上起到了区别商品来源的作用，诉争商标构成商标法第十一条第二款所指情形，未构成商标法第十一条第一款第二项、第三项所指情形，未构成商标法第四十四条第一款所指情形，诉争商标予以维持。
开古茶公司不服，就被诉裁定向北京知识产权法院提起行政诉讼。
裁判结果
2021年2月25日，北京知识产权法院作出一审判决，认为在案证据可以认定诉争商标经使用已取得了可予注册的显著性，符合商标法第十一条第二款规定的情形，同时并不违反商标法第十条第一款第七、第八项的规定。故判决驳回原告开古茶公司的诉讼请求。
法律分析
商标法第十一条第一款第二项规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
本案中，诉争商标为中文“小罐茶”，申请注册在“茶;用作茶叶代用品的花或叶;茶饮料;冰茶”商品上，其中，“茶”是茶叶的简称，“小罐”，通常指产品的包装，“小罐茶”字面意思为小型罐体包装的茶叶，“小罐茶”直接表明了该类商品的主要原料、产品包装特征等特点，缺乏商标应有的固有显著性，本应符合商标法第十一条第一款第二项规定的不得注册为商标的情形。
但是，商标法第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。即在缺乏固有显著性的情况下，标志本身仍旧可以通过在真实、合法、有效的使用，取得显著特征，从而获得可注册性。
法院查明，第三人对“小罐茶”已投入广告2.6亿，在全国多省市开设门店600余家。结合第三人提交的经销合同及发票、所获荣誉、广告宣传合同、媒体报道、市场调研报告、广告审计报告等材料，以及多件民事判决中认定的事实情况，北京知识产权法院认为，在案证据可以认定诉争商标在相关公众中已具有较高知名度，与第三人形成了对应关系，经使用取得了可以作为商标注册的显著性，可以起到区分商品来源的作用。因此，诉争商标经使用已取得了可予注册的显著性，符合商标法第十一条第二款规定的情形。
典型意义
在判断标志是否通过使用获得显著性时，应当结合以下因素进行考量：
1、该标志实际使用的方式、效果、作用，即是否以商标的方式进行使用；
2、该标志实际持续使用的时间、地域、范围、销售规模等经营情况；
3、该标志在相关公众中的知晓程度；
4、该标志通过使用具有显著性的其他因素。
在此需要指出，审查判断标志是否通过使用获得显著性，一般应以提出商标注册申请时的事实状态为准，但如果当事人有充分证据能够证明诉争标志在申请日之后通过实际、有效使用确已获得显著性的，从节约司法资源和保护当事人合法权益的视角出发，亦应当对诉争商标注册申请日后的证据一并予以考量。
如果当事人对诉争商标的使用行为，使得诉争商标在长期、广泛的使用过程中显著特征得到进一步增强，使得相关公众完全能将其与原告建立对应关系，发挥指代商品来源的作用，即可认定诉争商标在使用过程中取得了显著性，符合商标法第十一条第二款所规定的“可以作为商标注册”的情形。