【调研撷影】商标抢注的认定及其法律规制

前言

商标抢注并非一个确定的法律概念，也没有一个统一的界定标准。通常而言，有广义和狭义之分。广义的商标抢注是指商标注册申请人未经许可，将他人依法取得或者依法享有的权利客体作为商标申请注册的行为。这些权利包括商标权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。狭义的商标抢注是指商标注册申请人未经在先商业标识使用者的许可，将其商业标识如未注册商标、域名、商号等申请商标注册的行为。笔者认为，两者虽然在外延范围上存在差异，但是对于该种行为的实质把握，即未经允许而抢先注册并无根本分歧。

目前，学界对商标抢注行为的性质众说纷纭。有的学者明确反对“善意抢注”，认为抢注都是恶意的[1]。有的学者认为，商标抢注同时违反了诚实信用原则和法律的禁止性规定，是一种无可争议的违法行为[2]；有的学者认为，商标抢注的性质属于不当注册行为[3]；也有学者认为，商标抢注行为是窃取他人财产权利的一种手段，是以合法形式掩盖非法目的的行为，是具有主观恶意的行为[4]，此三种观点可以总结为商标抢注行为是一种违反诚实信用原则的非法行为。还有学者认为，并非所有商标抢注行为均是恶意、非法的，有些商标抢注行为具有正当性[5]。可见，学界对于是否应当将所有抢注行为均认定为恶意或非法并未达成共识。笔者认为，商标抢注行为中的“抢”字在字典里有两层含义，即抢夺和抢先，在这里取抢先注册之意，词性为中性，因此，商标抢注并不必然成为法律所规制和打击的对象。我国奉行的是注册原则和申请在先原则，根据我国现行《商标法》的相关规定，商标专用权的取得主要以申请的时间顺序在先为准。所以，本质上来说，这种商标确权原则就是鼓励商标权人积极在先申请。为了保护自己的商标权益，防止他人提前获得拟使用的商标权，积极抢先申请注册是法律规范应有内容。从这一角度来看，如果抢注者有充分的理由或者证据表明其申请注册行为具有正当依据，其不知道或者不具备知道存在他人在先权利的条件，或者不存在抢占在先商标商誉意图的，抢注商标的行为也具有正当性的一面。我国《商标法》第32条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”亦即抢注者只有采取不正当手段抢注他人在先使用的商标，即具备主观恶意时，行为才是非法的。认同“善意”抢注行为的存在，能够激励那些忽视商业标志潜在价值，未能积极维护商标专有权的经营者。这种理念并非是对抢注行为的绝对肯定，而是要求明确判断商标抢注行为属性的标准，有学者指出：“同时具有合法性与诚实性的商标抢注行为是正当的，应当予以支持；而违法或者非法的抢注行为并且违反诚实性的抢注行为是不正当的，不予支持。其他的抢注行为是否具有正当性，则需要根据具体情况而定。”[6]最高人民法院在2018年召开的全国法院知识产权审判工作会议上强调，要充分利用现有法律手段，坚决遏制恶意抢注商标行为，从而有力规范商标注册秩序。加大对恶意抢注商标行为的打击力度，并不是不加区分地全面撒网，而是需明确恶意抢注行为的认定界限，避免监管资源的浪费以及对善意注册申请的“误伤”。我们所鼓励的“抢先注册”必须建立在符合诚实信用原则基础上，不允许具有盗用他人商标的恶意，也不能同他人的在先权利相冲突。而“商标恶意抢注”不仅是对他人在先权利的侵害，更是对商标所承载的商誉、市场价值的侵掠，这种不正当的非正常商标注册行为才是我们需要抵制的抢注行为，本文也将围绕“商标恶意抢注”进行论述。

☆ 1.抢注他人在先使用的未注册商标。例如，吉利集团有限公司在“摩托车、小汽车”等商品上抢注英国路华公司在先使用的“陆虎”商标（以下简称“陆虎”案）；王某在“钱包、手提包”等商品上抢注歌力思公司在先使用的“歌力思”商标（以下简称“歌力思案”）。

☆ 2.将他人的注册商标恶意抢注在非核定使用的商品或者服务上。例如，深圳市夜来香保健品公司在“避孕套”等商品上申请注册“百度”商标。

☆ 3.抢注他人已注册的知名商标的简称或者俗称，如索尼爱立信的简称索爱被抢注。（以下简称“索爱案”）

☆ 4.损害他人在先权利抢注商标。例如，篮球明星迈克尔·杰弗里·乔丹姓名的中文译名“乔丹”被申请注册为商标；无锡市世泰盛经贸有限责任公司的中华老字号“世泰盛”被申请注册为商标；东映动画株式会社享有著作权的动画片《圣斗士星矢》片头题目的设计文字和图形被申请注册为商标。

☆ 5.非以使用为目的，大量囤积商标。例如，优衣库案中抢注“UL”商标的广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企业管理咨询服务有限公司；维多利亚的秘密案中抢注“sheer love”商标的义乌市庆鹏化妆品有限公司。

就我国商标法规范体系而言，在2019年11月1日之前，对恶意抢注商标的行为并没有特别明确的规定。在授权确权阶段，纵观近些年因恶意抢注商标而被异议、无效的案件，实践中大多依据《商标法》第7条、第13条、第15条、第 32条和第44条第1款进行认定。然而，《商标法》第7条仅宣示性地规定了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。诚实信用原则的内涵丰富，具有高度的抽象性和模糊性，其边界不易清晰界定，且无相应细化的法律条款对诚实信用原则以进一步贯彻和体现，缺少可操作性和可执行性；第32条虽然加强了对在先权利的保护，但是其客体仍然存在两点限定：一是他人现有的在先权利，二是他人已经使用并有一定影响力的商标。实践中仍存在着“在先权利”边界不清晰、“使用”“有一定影响”和“不正当手段”认定标准难以统一等问题，这直接导致了司法领域的裁判不一。如同样是涉及“被动使用”的“索爱”案和“陆虎”案，法院做出了截然相反的判决；第13条是关于禁止在相同或者类似商品上抢注他人未在中国注册的驰名商标、在不相同或者不类似商品上抢注他人已在中国注册的驰名商标的规定。第15条规制了代表人或者代理人、与他人未注册商标有实质性接触的人抢注他人商标的行为；第 44条第 1 款规定了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的可以宣告无效，实质是指注册手段的不正当性，针对的客体是商标注册的程序，是对违反商标注册秩序的商标抢注行为的规制。这些规定在一定程度上对于恶意抢注行为的个案认定起到了一定的指导作用，但适用范围有限，仍无法穷尽恶意抢注商标的类型。

值得注意的是，2019年11月1日起实施的最新修订的《商标法》在第4条第1款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”；在第68条第4条中增加了“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚”的规定。其亮点是从源头上遏制不具有商标使用目的的商标恶意注册行为，并加强了行政处罚力度。但是，第4条第1款规定须以商标注册申请“不以使用为目的”和具有主观“恶意”双重要件为适用条件，旨在规制不以使用为目的的规模性商标注册、商标囤积等非正常注册行为，且对“恶意”的界定标准亦未予以明确。实践中，虽然也存在抢注商标闲置不用的情形，但以与在先使用标识相同或者近似的商标抢先注册，并在商业经营中实际使用，意图攀附他人在先使用商业标识的商誉的实例大有存在。因此，该条规定可以在一定程度上对商标恶意抢注予以规制，但基于规制对象和适用条件的限制，依然欠缺精准性和针对性。第68条第4款仅规定对恶意申请商标注册的，可以给予警告、罚款等行政处罚，但就如何处罚、处罚力度等问题并未有细则性规定。

在侵权救济阶段，抢注人以其抢先注册的商标针对被抢注人的商标使用行为提起商标侵权诉讼，法院在认定其具有抢注恶意的前提下，通常会驳回其诉讼请求。例如，在优衣库案和歌力思案中，法院均认定原告的商标注册行为具有主观恶意，违反诚实信用原则，驳回其诉讼请求。但基于商标侵权诉讼以及司法审判原理所限，法院在商标侵权纠纷审理中通常仅限于对商标侵权事实本身的认定和对原告诉讼请求作出回应。除驳回恶意抢注人的诉讼请求之外，并无判决商标恶意抢注应予赔偿被抢注人因此产生的商誉损失、律师费支出等法律责任。[7]修改后的《商标法》仍未在赔偿责任和惩罚性措施方面做出突破性的规定。

如前所述，对于商标恶意抢注行为，实践中主要以《商标法》第32条和第44条第1款进行认定。除此之外，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《商标授权确权意见》）以及商标局和商评委颁布的《商标审理标准》对此问题直接或者间接有所涉及，但是上述法律法规仍然存在规定模糊、不全面的问题，这也直接导致了司法裁判的不一致性。因此，笔者认为，有必要对商标恶意抢注行为的认定标准进行厘清。

《商标法》第32条前半部分是对他人在先权利的保护，后半部分是对他人在先使用并有一定影响的商标的保护。鉴于对他人在先权利的保护可以通过侵权责任法、专利法和著作权法的相关规定予以解决，故本文主要围绕抢注“他人已经使用并有一定影响”的商标展开。《商标授权确权意见》第23条在《商标法》第32条的基础上对如何判定恶意抢注行为列出了条件：一是在先使用的商标已经具有了一定的影响；二是商标申请人对该商标已经被他人使用明知应知，满足这两个条件时，就可以推断商标申请人是以不正当手段抢先注册他人商标。结合这两条规定来看，在认定是否构成商标恶意抢注时需要判断三个因素，即何为“在先使用”、“有一定影响”、“明知或者应知”，且在认定商标恶意抢注时，三个判断因素缺一不可。与此同时，应将对抢注人主观恶意的认定置于核心地位，弱化对“具有一定影响”条件的认定，将知名度、特定关系等条件作为推定具有抢注他人在先使用标识主观恶意的综合因素予以考量。

商标只有在商业活动中使用才能获得法律的保护，实际进行使用是其获得相应保护的必要条件。因此，对于是否属于“他人已经使用”的主要判断点在于，他人是否具有商标性使用的行为。《商标法》第48条规定，法律层面的“使用”需要满足两点：一是在商业活动中使用商标，包括但不限于将商标用于商品、商品包装和容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览等；二是使用需要达到识别商品来源的目的。故“他人已经使用”指的是他人在生产经营活动中实际使用能够起到区别商品来源的功能的标志的行为。毫无疑问，他人主动使用未注册商标属于商标法范围内的“已经使用”，那“被动使用”是否也属于商标性使用呢？

“被动使用”在实践中通常表现为被抢注人的商业标识被媒体、同行、消费者等相关公众简称或者代称为另一名称后，由于新闻报道宣传以及相关公众的口耳相传，使得该简称或者代称具有了较高知名度。在这种情形下，抢注人在相同或者类似商品上申请注册了该代称的，是否构成恶意抢注。对此问题，学界和司法实践均存在争议。有学者认为，媒体和社会公众使用未注册商业标识的别称或者代称，并不违背被抢注者明示或者可得推知的意思，且其往往和被抢注者主动、积极使用商业标识的行为相伴而生，二者相互促进、相互影响。当被动使用和主动使用的商业标识指向同一产品或者服务，且不能完全排除被抢注者对该别称或者代称的商业使用目的和行为时，应当认可其满足“已经使用”的认定标准。[8]有学者则认为，“被动使用”不符合商标的本质属性，也是对商标法规定的商标使用概念的曲解。[9]笔者比较同意后一种观点，商标的价值在于使用，商标法鼓励的是商标所有人通过对商标的使用，使得商标获得一种识别商品来源的功能。商标法并不鼓励相关人通过商标被动使用“不劳而获”的行为。无论是从商标权的财产权属性，还是从商标权的私权属性，亦或是从整个商标法的体系来看，商标的“被动使用”都不应当被认为是有效使用。商标的“被动使用”不符合商标权作为财产权应当具备积极行使和消极静止的权能的要求。如果将“被动使用”也视为商标法意义上的使用的话，意味着无论商标权人是否同意，其都必须接受社会公众为其安排的商标别称，社会公众主导了权利人的商标显然与作为私权的商标权本质属性不符。同时，从商标法的体系分析，商标的“被动使用”与现有的3年不使用撤销制度相冲突，使权利人可以轻易的借助商标被动使用而规避上述制度价值的实现。虽然认可“被动使用”为有效使用可以实现小范围的正义，但是却违背了商标权的本质属性，造成商标法体系的混乱。因此，有效的商标使用必须有商标所有人意志的主动参与，单一的被动使用不能构成《商标法》第32条要求的商标使用。

判断是否构成恶意抢注时的另一个主要因素是被抢注的商标应当是他人使用后产生“一定影响”的商标。对“有一定影响”进行判断，既是判断是否构成商标恶意抢注的一个重要条件，也是判断注册人“明知或者应知”的一个非常重要的参考标准。

“有一定影响的商标”是指在一定的区域内为相关公众所知晓的商标，也即未注册商标通过商标性使用而获得了一定的影响力。笔者认为，“有一定影响”作为一个相对概念，不宜要求过高或者绝对化，对其把握应当更为宽泛和灵活，否则，该条款将难以发挥制止恶意抢注的作用。在判定商标恶意抢注时，对“有一定影响”的认定标准应低于对驰名商标的要求，即只要求在一定地域范围或者相关行业内，为本领域的相关公众知晓即可，并不要求知晓的普遍性；但又应高于行使先使用抗辩权的要求，商标法第59条是保留在先使用人的使用权，其目的在于使在先使用人在原有范围内经使用获得的商誉得到保护即可，而禁止恶意抢注则是要对他人注册商标的限制，因此必须具备更高程度的有一定影响的范围。需要注意的是，相关公众知晓的内容必须是商标而不能是该标志作为商号、著作权等非商标使用影响。因为只有作为商标使用的标志，方可发挥其识别来源的作用，才能在市场上建立商标与经营者之间的稳定联系，使商标在市场上因识别度而具有一定的影响力，才可能发生恶意抢注可能带来的混淆和误认之可能性。因此，商标性使用所具有的影响将通过禁止恶意抢注行为予以保护，而非商标性使用形成的影响力，则可通过商标法中的在先权利保护条款予以保护。[10]

对于“有一定的影响力”的判断，应通过在一定区域的市场占有率、销售额、持续使用时间、广告投放量、消费者的知悉状态等综合予以评判。如有的商标使用时间虽短但是因使用者对该商标进行了大量的宣传、具有较大的销售量，此时仍然可认定其具有一定的影响。又如，随着国内外商业来往的密切，商标通过使用会产生一定的知名度和影响力，若当事人提供的证据能够证明该商标为中国相关公众所知晓的，能够作为证据证明商标性使用给国内相关公众带来的影响，也可以作为“影响力”的判断标准。再如，在互联网快速发展的今天，类似“微信”这样的新媒体产物，其受众之广无法估计，对于新媒体平台上的新兴产品的“影响力”判断，应当结合新兴产品的特点来认定。因此，不宜为“有一定影响”设置过于统一、客观的标准，而是应当全面综合各类因素进行个案判断，达到可以推定主观“明知或者应知”即可。

结语

[1]张鹏辉：《论驰名商标被国外恶意抢注的问题及对策》，载于《法制与社会》，2010年第９期（下）。

[2]田晓玲、张玉敏：《商标抢注行为的法律性质和司法治理》，载于《知识产权》，2018年第1期，第29页。

[3]曹柯：《商标抢注及其规制程序》，载于《人民司法》，2011年第5期，第90 页。

[4]刘燕：《商标抢注行为浅析与防范》，载于《政法论坛》，2010年第5期。

[5]曹新明：《商标抢注之正当性研究—以“樊记”商标抢注为例》，载于《法治研究》，2011年第９期。

[6]曹新明：《商标抢注之正当性研究—以“樊记”商标抢注为例》，载于《法治研究》，2011年第９期。

[7]魏丽丽：《商标恶意抢注法律规制路径探究》，载于《政法论丛》，2020年第1期，第115-116页。

[8]秦卓瑜：《恶意抢注商标的认定与应对路径探析》，载于《山西农经》2019年17期。

[9]黄汇、谢申文：《驳商标被动使用保护论》，载《知识产权》2012 年第7期。

[10]秦卓瑜：《恶意抢注商标的认定与应对路径探析》，载于《山西农经》2019年17期。

[11]高进：《商标抢注问题案例研究 ——以《商标法》第三十二条为中心的实证分析》，华东政法大学2017年硕士学位论文。