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原创好文| 商标授权确权案件中在先著作权的司法保护探讨

现行《中华人民共和国商标法》(下称商标法)第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。从广义上理解,商标法第三十二条前半段所保护的权利,为除商标权以外的其他法定权利和可保护利益,著作权作为法律明确规定的权利类型,当然包括在内。

商标授权确权案件中涉及在先著作权的案件,多数情形为当事人主张其在先商标标志构成作品从而享有在先著作权。但在商标法框架下对著作权予以保护,可能在事实上产生不受商品或服务类别限制的“超级驰名商标”现象,冲击商标法基本保护理念,因此对于商标授权确权案件在先著作权的保护,司法实践及理论上一直有争议和讨论,但也形成一些审理标准。2017年1月最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(下称《商标授权确权司法解释》),2019年4月《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》(下称《审理指南》)对涉及在先著作权的案件审理作出规定和指导。

一、构成侵害在先著作权的证明要件

《商标授权确权司法解释》第十九条第一款规定,当事人主张诉争商标损害其在先著作权的,人民法院应当依照著作权法等相关规定,对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。在司法实践中,法院在认定构成侵害在先著作权时考虑的证明要件与普通的著作权侵权案件也并无二致。有判决认定:“如权利人欲主张其享有在先著作权,而诉争商标的注册损害了其著作权,其应举证证明:该作品具有独创性,符合作品的构成要件;该作品的著作权权利归属;该作品完成日期在诉争商标申请日之前;诉争商标标识与其作品相同或构成实质性近似。” 根据法院的这一认定思路,可以看出在认定侵害在先著作权时,需要满足其一涉案标志构成作品;其二享有著作权权属;其三公开使用(接触可能性);其四构成实质性近似四个要件。

《审理指南》第16.4条对侵害在先著作权的认定要件进一步明确为:(1)涉案作品构成著作权法的保护客体;(2)当事人为涉案作品的著作权人或利害关系人;(3)在诉争商标申请日前,诉争商标申请人有可能接触涉案作品;(4)诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似。若认定侵害在先著作权,则应全部满足前述要件,并且在要件的分析判断上应有逻辑的先后顺序,形成作品是著作权产生的前提,在已构成作品从而产生著作权的前提下,进一步证明其为著作权人本人或为应当受到著作权保护的利害关系人,进而分析是否可能接触及实质性相似。若认定未侵害在先著作权,则否定任何一个要件即可。

二、著作权权属的证明和认定

作为认定侵害在先著作权的要件之一,著作权权属的证明和认定一直是该类案件讨论的重点。商标授权确权案件中,当事人主张享有在先著作权权属的具体情形,基本上为商标注册证、著作权登记证书、商标注册证与著作权登记证书的结合三种。

首先,关于商标注册证,实践中法院存在态度转变的过程。2004年法院曾根据当事人提交的台湾地区商标注册证直接认定商标证载明的商标权人享有商标标志的著作权。但在2010年前后法院的认定发生了变化,并在之后形成商标权与著作权相区分的基本认识,认为商标注册证仅表明商标权的归属,无法证明著作权的归属。如有判决认定“仅凭商标注册证及对引证商标实际使用的事实,并不能认定著作权归属。味之素株式会社在本案中并未提交其对二引证商标标志享有著作权的权属证据,故商标评审委员会和原审法院有关被异议商标未损害味之素株式会社在先著作权的认定亦无不当。”

其次,关于著作权登记证书。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称著作权民事案件解释)第七条第一款明确规定,著作权登记证书可以作为证明著作权权属的证据之一。但在商标授权确权案件中审理涉在先著作权的案件时,更重要的是需要确定作品形成并发表时间在先,才能进一步确定著作权形成在先的问题。由于我国的作品登记采取自愿原则且登记事项溯及既往,而登记机关仅对相关登记事项进行形式审查,因此直接导致在商标授权确权案件中著作权登记证书作为著作权权属的证明力受到质疑。登记时间晚于诉争商标申请日的著作权登记证书在确定作品形成并发表在先的问题上存在主观性,无法客观证明著作权形成在先,对于登记时间在诉争商标申请时间之后的著作权登记证书,法院不会认定享有著作权。对登记时间在诉争商标申请日之前的著作权登记证书,虽然理论上在无相反证据的情况下可以初步认定在先著作权权属,但实际案例较少。

最后,关于商标注册证与著作权登记证书的结合。商标注册证在申请时间及授权公告的时间上具有客观性,实践中,不乏当事人以在先商标注册证与登记时间晚于诉争商标申请日的著作权登记证书结合的形式主张享有在先著作权。法院对此一般不予认可,如“京东方公司提供的引证商标的注册公告可以证明引证商标的注册情况,但不足以证明京东方公司对引证商标标识享有在先著作权。京东方公司提交了2014年4月进行的著作权登记证书,但中国现行著作权登记制度仅要求形式审查,申请登记的内容为登记人的自述,对相关内容并不进行实质审查。因此,上述证据以及京东方公司提供的关于引证商标在先使用的证据材料,均不足以证明其在被异议商标申请日之前对引证商标标识享有在先著作权。”

在《商标授权确权司法解释》和《审理指南》发布前,著作权权属的证明一直是司法实践的关注重点,而对前述三种常见的著作权权属证明方式法院通常不予认可,这被认为是为了尽量避免对著作权的过强保护效果而产生“超级驰名商标”的一种方法。

《商标授权确权司法解释》第十九条第二款规定,商标标志构成受著作权法保护的作品的,当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等,均可以作为证明著作权归属的初步证据。第十九条第三款规定,商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。《审理指南》第16.7条、第16.8条亦有与前述司法解释类似的规定。这是在规范层面首次明确了诉争商标申请日前的著作权登记证书可以作为证明著作权权属的初步证据,并且明确了主张在先著作权的利害关系人这一角色存在。

在再审申请人温州市伊久亮光学有限公司与被申请人达马股份有限公司及二审被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权无效宣告请求行政纠纷案中,伊久亮公司申请再审称,达马公司并非涉案“鲨鱼”图形的著作权人,其无权主张该图形著作权,二审法院在达马公司未提供设计底稿、原件、取得权利的合同等证据的情况下,仅凭在先的商标注册证书和在后的著作权登记证书,认定达马公司享有涉案“鲨鱼”图形的著作权,缺乏依据,且与此前的判例不符。最高人民法院再审认定,“因我国实行作品自愿登记制度,著作权登记机关在制作、颁发著作权登记证书时不对所登记内容进行实质审查,故当著作权登记时间晚于诉争商标申请日时,仅凭著作权登记证书尚不足以认定登记的著作权人在诉争商标申请日之前即享有著作权。但除诉争商标申请日之后的著作权登记证书外,达马公司还提交了诉争商标申请日之前的意大利商标注册证和引证商标注册证,参照商标授权确权司法解释第十九条第三款之规定,商标注册证可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。本案中,鉴于伊久亮公司、商标评审委员会均未提交相反证据,故应认定达马公司有权主张涉案“鲨鱼”图形的著作权。”该案因此被认为进一步明确了诉争商标申请日前的商标注册证可以作为确定商标申请人有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

至此,经过最高人民法院司法解释的规定及司法实践的认定,商标注册证虽无法证明商标权人对所涉商标标志享有著作权权属,但可以证明其为与著作权相关的利害关系人。无著作权权属的商标权人仍被认为具有提起在先著作权主体资格的原因在于,“虽然基于在先商标注册证不足以明确标识作品的著作权权属情况,但在没有反证的情况下,其可初步证明商标权人或为著作权人,或为独占被许可人” 的高度盖然性,对于以商标标志主张在先著作权的当事人设立了较为合理的权属证明标准。

三、其他证明要件的认定标准

仅以商标注册证主张在先著作权的商标权人被认定为有权提起在先著作权主张的利害关系人,看起来似乎使在先著作权可以受到更广泛的保护,但事实上,法院在对认定侵害在先著作权的问题上,总体上比较保守。在《商标授权确权司法解释》发布前,仅著作权权属一项就将大多数对在先著作权的主张予以否定 ,除此之外,法院对认定作品和实质性相似所把握的标准,也会直接影响到对是否损害在先著作权的认定。

其一,关于作品的认定。独创性是著作权法对于作品可受保护的核心要求,独创性通常被认为包括独立创作和有一定创造性高度两方面,对创造性高度的把握,直接影响到作品的认定。虽然要求一定高度的创造性,但我国的著作权法及其实施条例均未对创造性高度作出明确规定,为避免“超级驰名商标”现象,司法实践中有观点认为应对商标标志设定较高标准的创造性高度,如“受著作权保护的作品不能具有过低的智力创造性高度,否则将无法达到著作权法所要求的鼓励创作,促进文化事业发展的立法目的,亦将使得相当比例的商标可以通过适用著作权法的保护而规避商标法的上述相关规定,使得商标法的一些基本制度设计在相当程度上落空,这显然是立法者不愿意看到的,亦违反了商标法的立法宗旨。” 事实上,基于商标标志便于识别和呼叫的基本要求,可能作为商标标志存在的作品智力创作空间有限,要求过高的创造性高度不仅与著作权法的一般理念有悖,也不符合商标标志本身的特点。《审理指南》第16.5条仅为作品的认定规定了独创性标准而未言及独创性之高低,但也规定了简单的常见图形、字母等一般不认定为作品。司法实践通常认为,常规形态的文字、单词、短语,以及一般的手写体字母、文字和姓名等均不构成作品,对作品的认定仍倾向较严把握。

其二,关于实质性相似的认定。根据著作权法的理念,著作权的保护对象是作品中具有独创性的内容,故不同于商标近似通常采用的整体判断标准,实质性相似的认定应当考察诉争商标是否使用了请求保护的商标标志作品中具有独创性的表达,只要诉争商标使用了作品中具有独创性表达的内容,即使诉争商标与作品不近似,也应当被认定构成对著作权的侵害。但也要考虑到商标标志智力创作空间有限,商标标志作品中仅部分内容为具有独创性表达的情形确实比较少见,商标近似和实质性相似的判断标准难以做到完全、彻底的区分,如法院有判决认定“诉争商标的标识为汉字‘万昌珑’及英文‘WAN CHANG LONG’,其与原告主张享有在先著作权的鳄鱼图形作品在整体构图、视觉效果等方面均有较大差别,尚未构成我国著作权法意义上的实质性近似” ,以及“根据骆驼公司提交的证据其主张的在先著作权的对象为三幅美术作品。诉争商标标志与前两幅作品在构图特点、表现手法、设计风格、整体视觉效果等方面区别明显,不构成实质性近似,不构成对上述作品之著作权的侵害。” 法院均采取了整体比对的方法,且未认定构成实质性相似。另外,创造性高度对实质性相似的认定也有所影响,《审理指南》第16.9条规定,对于独创性较低的作品,诉争商标标志与该作品在视觉上基本无差异的,可以认定构成实质性相似。

总体而言,在认定侵害著作权的各要件中,除著作权权属的问题以外,关于作品创造性高度以及实质性相似的认定,即使在著作权法领域也是需要不断讨论的一般性问题,但我们应当把握的标准是,商标授权确权案件中对侵害在先著作权的判断,无论如何应当回归著作权法的一般标准,不能在商标授权确权案件中对侵害在先著作权的各要件刻意提高保护门槛。但对于如何更好的平衡商标法和著作权法各自的保护理念,仍需要在具体案件中予以考量。

作者单位:北京知识产权法院  赵康斌

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