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组合商标近似比对中的“要部”选择——诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司侵害商标权纠纷案

(原载《浦东审判》2014年8月知识产权审判专刊) 作者:浦东法院 许根华 郭杰


裁判要旨

组合商标的近似认定需进行要部比对,即将双方商标中发挥主要识别作用的部分进行重点比较和对照。要部的选择一般需重点关注组合商标中面积较大部分、位置显著部分、文字部分、臆造部分、知名度部分等,并从该等各个部分或其组合产生的识别性出发,进行近似性认定。

案情

原告:诺基亚公司

被告:无锡金悦科技有限公司

原告诺基亚公司于1896年在芬兰成立,系世界知名的电信设备制造商。原告在中国注册了第357902号“”商标,核定使用的商品为第9类的电视机、无线电话等,有效期自1989年8月20日起经续展后至2019年8月19日止。2008年4月,国家工商行政管理总局商标局认定原告的“NOKIA”商标为驰名商标。

被告无锡金悦科技有限公司于2006年成立,经营范围为研发加工制造模具等。2010年6月12日,被告向上海海关申报出口埃及其生产的液晶电视壳及组件 2,250套,申报价值46,888.50美元,液晶电视壳的前壳中间位置印刷了一个“NOKIA EGYPT”字样的标识。经原告申请,上海海关扣留了上述货物。

原告诉称:原告的第357902号注册商标系驰名商标,“NOKIA”品牌产品畅销全球,具有极大的市场价值。被告未经许可,擅自在生产、销售的相同商品 上使用与原告商标近似的“NOKIA EGYPT”商标,且突出“NOKIA”、弱化“EGYPT”,使相关公众误认为其产品与原告存在关联,构成侵害原告注册商标专用权。因此,请求判令被告 停止侵权,赔偿经济损失人民币50万元。

被告辩称:“NOKIA EGYPT”系被告的客户在埃及注册的商标,被告按客户订单生产涉案商品的行为合法,且被控侵权商标是“NOKIA”与“EGYPT”的文字组合,原告商 标系文字和图形的组合,不属近似商标,故被告不构成侵权。涉案商品已被海关查扣,未造成原告经济损失,故即使被告构成侵权,原告主张的赔偿额也缺乏依据。 因此,请求驳回原告的诉讼请求。

审判

上海市浦东新区人民法院经审理认为,原告对第357902号“” 注册商标享有的专用权受法律保护。被告生产并申报出口的液晶电视壳与原告商标核定使用的商品系相同商品,被告使用的“NOKIA EGYPT”商标的主要部分与原告商标的主要部分相同,两者属于近似商标,易使相关公众对被告商品的来源产生误认,构成侵害原告注册商标专用权,应当依法 承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。被告所提其使用的商标系其客户在埃及注册的商标、其按客户订单生产并出口涉案商品的行为不构成侵权的抗辩意见缺乏事实 和法律依据。依照《民法通则》第134条第1款第1、7项,《商标法》第52条第1、2项、第56条第1、2款的规定,判决:被告立即停止侵害原告的第 357902号“”注册商标专用权,于判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失人民币12万元。

一审判决后,原、被告均未提起上诉。

评析

商标近似的认定是商标侵权判定的核心问题,其中组合商标的近似认定是商标近似认定的焦点与难点。因组合商标由几部分组成,故对组合商标的近似判定需进行要 部比对。要部比对又称为商标主要部分的观察比较,是指将商标中发挥主要识别作用的部分抽出来进行重点比较和对照,是对商标整体比对的补充。要部比对中“要 部”的选择一般需重点关注组合商标中面积较大部分、位置显著部分、文字部分、臆造部分、具有知名度部分等,并从该等各个部分或其组合产生的识别性出发,进 行近似性判定。本案较好诠释了“要部”选择的角度和规则,具有较好的示例作用。

一、面积较大、位置显著的部分可以作为要部

在通常的商品交易环境中,对于商品上使用的商标的认识,相关公众如施以合理注意,则其视觉发挥着直接的认知作用。从视觉角度而言,在组合商标中占有较大面 积的部分、处于比较显著位置的部分,通常会因其视觉冲击力而在第一时间给相关公众留下深刻印象,而其他面积相对较小、所处位置相对不显眼的部分则可能会被 忽略,故在视觉效果上,占有较大面积的部分、处于比较显著位置的部分直接主导了商标的识别性,上述部分无疑可以作为要部进行比对。

本案中,在比对被控侵权的“NOKIA EGYPT”标识与原告的“”商标是否构成近似商标时,法院认为,在视觉效果上,“” 商标中的“NOKIA”字样及其占商标整体面积的比例均明显大于其右上角的图案,故“NOKIA”显然是该商标的主要部分;被控侵权标识“NOKIA EGYPT”中的“NOKIA”字体比“EGYPT”字体大2倍多,“NOKIA”字样占该标识整体面积的比例大于75%,故“NOKIA”显然是该标识 的主要部分。因此,应当将原告商标中的“NOKIA”与被告商标中的“NOKIA”作为要部进行比对,并鉴于双方商标的要部完全相同,故可认定两者属于近 似商标。

二、文字部分可以作为要部

组合商标由不同的商标要素组成,组合中的不同部分对相关公众产生不同的识别作用。实践中,许多组合商标由文字和图形组成。相较于组合商标中的图形要素,文 字要素往往因其含有“音、形、义”三方面的内容而便于相关公众呼叫、指认,也更容易进行记忆,从而产生较强的识别性,故在图文组合商标的要部选择上一般应 将文字部分作为要部。世界知识产权组织指出,“文字部分的近似性通常就足够了……只有在图形部分是商标的显著内容时,该图形部分的近似才会造成混淆。而 且,在组合商标中,如果图形部分也近似,两个商标文字部分的任何近似都是关注的重点。”

本案中,原告的“”商标由文字和图形组成,其中便于消费者呼叫、指认、记忆并具有识别性的显然是文字NOKIA,故该文字是该商标的要部,应当以其作为比对对象。

三、臆造部分可以作为要部

商标组成要素中,与众不同、别出心裁的臆造部分通常具有显著性,对相关公众产生识别作用,而商标中的程度词、描述词等部分通常被认为是对臆造部分或者其他 部分的加强或说明,往往难以作为组合商标的要部。国际保护知识产权协会认为,“除非两个商标的非显著部分左右了商标的总体印象,两个商标包含近似的显著部 分,一般认为有混淆的可能。”

本案中,被控侵权的“NOKIA EGYPT”标识中的“EGYPT”是非洲国家埃及的英文译名,该文字系通用词汇,不具有商标标识的区别功能,不应作为商标要部进行比对。

四、具有知名度的部分可以作为要部

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定,“判断商标是否近似,应当考虑商标的显著性和知名度。”《最高人民法院关于 当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第6条指出,认定商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度,对于显著性越强和市场知 名度越高的注册商标,给予其范围越宽和强度越大的保护。知名度较高的商标给相关公众的印象必然较为深刻。商业活动中,权利人获得了组合商标的注册商标专用 权,其往往出于简便、更易识别的角度而主动将组合商标中的部分进行使用,从而使该部分也具有一定知名度,则该部分可以作为要部进行比对。

本案中,原告使用在手机等通讯工具上的“NOKIA”商标被认定为中国驰名商标,具有较高的知名度,故就原告、被告组合商标或标识而言,其中的“NOKIA”给相关公众的印象更为深刻,应当作为要部进行比对。

当然,在组合商标的近似认定中,关于“要部”的选择应当结合个案而定,可以但不限于适用以上四种规则,该四种规则之间也不具有排他适用的关系。如图文组合 商标中的要部选择,通常以文字作为商标近似比对的要部,但绝不排除将图形作为要部,在图形系较大面积部分或者处于比较显著位置或者具有知名度等情形下,无 疑应当将图形作为要部进行比对。

案例索引

一审:上海市浦东新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第670号

一审判决时间:2011年4月14日

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