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案件分析:从“DF-1”商标纠纷案谈商品通用名称的认定

【案情】
2009年12月,福建省上杭县工商局根据浙江省临海市龙岭化工厂(以下简称龙岭化工厂)的投诉,对山东省临沂驰鹰防腐涂料有限公司(以下简称驰鹰公司)涉嫌商标侵权行为进行立案调查。
经查,驰鹰公司与上杭县紫金铜业有限公司(以下简称紫金公司)于2009年11月26日签订了一份《PF—01聚氯乙烯含氟防腐涂料供货合同》,约定由驰鹰公司将PF—01聚氯乙烯无机氟磷铁底漆、PF—01聚氯乙烯含氟防腐银灰面漆、PF—01聚氯乙烯含等涂料产品销售给紫金公司用于蛟洋20万吨铜冶炼厂建设,总数量为13125.6公斤,总计金额38.3万元;同时驰鹰公司还向紫金公司提供了标注有“PF-01防腐涂料”字样的企业标准和质量保证承诺书作为合同附件。该合同已于同年12月8日履行完毕。
另查明,“PF—01及图”商标是龙岭化工厂于1995年7月14日经核准的注册商标,注册号为第755105号,核定使用的商品为第2类涂料、颜料,经续展注册后有效期至2015年7月13日。该商标曾先后被评为“台州市知名商标”和“浙江省著名商标”。
2010年4月12日,上杭县工商局作出行政处罚决定,认定驰鹰公司的行为构成了《商标法》第五十二条第(五)项和《商标法实施条例》第五十条第(一)项所规定的侵犯注册商标专用权行为,应当给予行政处罚,根据《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第五十二条的规定,责令驰鹰公司立即停止侵权行为并给予罚款人民币6万元的行政处罚。
驰鹰公司不服行政处罚,向人民法院提起行政诉讼,请求撤销上杭县工商局作出的具体行政行为。案经一审二审,2010年12月3日,龙岩市中级人民法院作出终审判决,维持上杭县工商局的行政处罚决定。

【分析】
通观全案,案情看似简单,事实认定不难,却隐含着复杂的法律适用问题,主要集中于三个问题:一是“PF-01”是否是涂料产品的通用名称?二是驰鹰公司在交易文书上使用他人商标标志是否构成侵权使用?三是驰鹰公司的行为有无产生误导公众的结果?前述争议,相互交织,融为一体。其中,第一个问题是准确认定驰鹰公司行为是否合理使用的前提和基础;第二问题有助于厘清驰鹰公司的具体侵权形态;第三个问题则是衡量驰鹰公司侵权与否的重要标准和尺度。由于《商标法》及实施条例的条文表述较为原则,本案要得到准确定性和妥善处理,必然涉及到对“通用名称”、“侵权使用”和“误导公众”含义的正确理解和剖析,所以,笔者认为有必要运用本案例的解读方式进行法理研讨:
一、通用名称的判断方法
“PF—01及图”商标经国家工商总局商标局确权,属龙岭化工厂的注册商标,权属清楚,其商标专用权应受法律保护,这本无疑义,但商标权是有所限制的,《商标法实施条例》第四十九条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,……注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”也就是说,通用名称属于公有领域,任何人皆可使用,如果“PF-01”被认定为涂料产品的通用名称,那么,驰鹰公司正当使用商品的通用名称就不构成侵权。何谓通用名称,实务中已达成共识,国家工商局早在1989年3月就在《关于整顿酒类商标工作中几个问题的通知》中给出定义:“商品通用名称是指为国家或某一行业所共用的,反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。”国家工商总局商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》规定的更为简洁:“商标法中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。”但对如何认定通用名称缺乏可操作性的规范,仅见于最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定,即“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗咸的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”从行政规章和司法解释相关规定中我们完全可以得出这样一个结论:某类商品通用名称的确定,主要源于法律规定、国家标准、行业标准规定和社会的约定俗成,既要得到社会或某一行业的广泛承认,又要规范化。
具体到本案,首先,从未有国家标准和行业标准收录有所谓“PF—01防腐涂料”的术语和概念,确定其固定、规范、统一的含义和性能技术指标。相反,不管是根据现行有效的GB/T 2705—2003国家标准《涂料产品分类和命名》的规定,还是依据已失效的GB2705—92《涂料产品分类、命名和型号》的规定,涂料产品的命名是极具规范的,其命名原则一般是颜色或颜料名称加上成膜物质名称,再加上基本名称(特性或专业用途)而组成,对于不含颜料的清漆,其全名一般是由成膜物质名称再加上基本名称而组成,而所谓“PF—01防腐涂料”显然不符合该命名原则的要求,涉案涂料产品的规范名称应为“聚氯乙烯含氟涂料”。正据于此,《工业建筑防腐蚀设计规范》国家标准管理组在给上杭县工商局的答复函中,明确认定PF-01防腐涂料是龙岭化工厂的产品名称,而非通用名称。其次,“PF-01防腐涂料”也未成为化工行业约定俗成的通用名称。因为根据《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定,仅有本商品的通用名称的,不得作为商标注册。这是国家商标局审查批准注册商标的法定条件,如果“PF—01”是涂料产品的通用名称,国家商标局将驳回申请,但最终还是授权给了龙岭化工厂;即使龙岭化工厂获得“PF—01及图”注册商标专用权存在瑕疵,根据《商标法》第四十一条规定,任何单位或者个人都可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。但至今为止,从未有一家化工企业向商标评审委员会提出过撤销申请,包括驰鹰公司在内,这恰恰说明在整个化工行业的心目中,“PF—01”并非涂料产品的通用名称。虽然该注册商标曾遭受过不少不法企业侵权,也不能因此就推定“PF—01”在化工行业已被广泛使用而退化为涂料产品的通用名称;再次,没有任何专业工具书、辞典中将“PF—01”记载为通用名称,建设部和国家质检总局联合编撰的《国家建筑标准设计应用图集》反而将“PF—01”记载为龙岭化工厂的牌号产品;尽管驰鹰公司在行政程序和法庭审理阶段提供列举了一些文章,企图证明“PF—01”是涂料产品的通用名称,但这些文章仅仅散见在内部期刊或网络上,内容多为有关生产厂家、产品介绍、招标投标等方面的信息,且出处断章取义,观点自相矛盾,论述逻辑混乱,是一家之说和个人见解,而尚未形成专业工具书、辞典中的权威共识,难以作为认定“PF—01”系通用名称的参考。总之,将“PF—01”视为防腐涂料产品的通用名称是缺乏依据的,驰鹰公司在交易文书上对“PF—01”的使用不属于《商标法实施条例》第四十九条所允许的合理使用范畴。
二、商标意义上侵权使用的形态
根据《商标法实施条例》第五十条第(一)项规定,“在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的”,属于《商标法》第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为。此种侵权行为与传统的直接假冒品牌商品相比,更加隐蔽复杂,其构成须以商标使用行为的存在为先决条件,以与他人注册商标相同或者近似的标志为使用对象,如果第三人对某符号的使用不属于商标意义上的使用,则侵害他人商标权就无从谈起。所以,正确理解商标使用的含义及其使用的范围、对象、方式,是认定此种侵权行为的关键所在。笔者认为,商标意义上的使用范围极为宽泛,《商标法实施条例》第三条规定:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。由此可见,商标意义上的使用,除了直接将商标附着于商品及包装上外,还包括任何将该商标与商品出处相联系的行为,涵盖了在商业活动中的所有使用方式;其使用对象不仅指向他人商标的整体,还应包含其构成显著部分的各要素。另外,从条文中还可引申出侵权使用无“突出使用”之限制,但必须出于恶意,即侵权人存在攫取他人商誉的意图,刻意在相关公众中制造混淆。
具体到本案,首先,龙岭化工厂的注册商标系组合商标,由字母、数字“PF—01”与圆形图形组合而成。众所周知,当字母、数字与图形同时作为商标的构成要素出现时,字母、数字部分往往处于支配地位,图形部分只是背景并附属于字母、数字部分,在汉语的语言环境下,相关公众据以识别的主要部分应是字母、数字。“PF—01”因其可呼叫,易于识别,且能从音、形、义等方面给相关公众以刺激,相关公众对于商标里“PF—01”这一可视性标记的判断能力、敏感程度和记忆效果显然要远远大于圆圈,在标志商品来源的功能上起到了最为显著的作用,是该组合商标的主要部分,能用以区别同类或类似商品的生产经营者,更何况,经过龙岭化工厂的长期广泛使用、宣传和有关部门的评定,“PF—01”与龙岭化工厂所提供的涂料商品之间产生了极为紧密的联系,从而在化工行业中有较大知名度和影响力,使其成为区别于其他市场经营者的商业标识的最显著标志;其次,驰鹰公司作为龙岭化工厂的同业竞争者,成立于2005年3月,其成立之际龙岭化工厂的“PF-01及图”注册商标已成为知名度较高的品牌,在整个化工行业中享有声誉。驰鹰公司总经理金某曾供职于龙岭化工厂,因违反企业规章制度被除名,数年前又因侵犯“PF—01及图”商标专用权受到临海市工商部门的行政处罚,其对于在化工领域具有较高知名度的“PF—01及图”注册商标权属应系明知,其不可能不知晓将“PF—01”与“防腐涂料”联系在一起所形成的特定含义。此次,驰鹰公司在交易文书上故意将自己所拥有的注册商标“驰鹰”舍弃不用,而擅自将“PF—01”作为商品名称使用,其主观恶意显而易见。对此,我们从语义上来分析就不难发现,在驰鹰公司与紫金公司所签订的供货合同中,虽然没有整体使用龙岭化工厂的组合商标,仅是单纯的将其显著部分“PF—01”作为“防腐涂料”的前缀,使“PF—01”成为“防腐涂料”一词的定语,用来修饰限制“防腐涂料”一词,以表明“防腐涂料”的品牌所属,“PF—01防腐涂料”事实上即为“PF—01牌防腐涂料”之义。因此,驰鹰公司涉案行为所使用的“PF—01”字样具有区分商品来源的作用,且这一做法具有淡化龙岭化工厂注册商标的效果,属于商标意义上的侵权使用。
三、误导公众后果的考量因素
从《商标法实施条例》第五十条第(一)项的规定中可以引申出这样的结论:误导公众是此类商标侵权行为的必要构成要件。但误导公众究竟何意,如何定论,语焉不详。笔者认为,既然我国商标法对商标保护的理论基础是混淆理论,判断侵权与否的核心要素就是被控侵权人的使用行为是否导致相关公众的混淆。所以,在处理商标侵权案件时,要正确把握“误导公众”的基本内涵,应从混淆的主体、对象和时间逐一展开观察,一是混淆可能性的主体不仅仅限于实际购买者,而是相关公众,即最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中所定义的“与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或服务的营销有密切关系的其他经营者”;二是混淆的对象不仅仅限于产源的混淆,还应扩张到商品本身的混淆和赞助、联合、代理、许可等的混淆,包括直接混淆与间接混淆,前者指相关公众误认为被控侵权商标与注册商标所标示的商品来自同一市场主体,后者则指误认为使用两者的市场主体之间存在经营上、组织上或法律上的关联;三是混淆的时间不仅发生在相关公众购买商品之时即售中混淆,售前混淆和售后混淆同样也可构成商标侵权。具体到本案,“PF—01”代表了第三人产品的质量水平和商誉,对相关公众极具吸引力,驰鹰公司为了促成交易,不惜违反诚实信用的商业道德,在缔约过程中,擅自将龙岭化工厂注册商标的标志“PF—01”作为涂料名称与紫金公司签订供货合同,使紫金公司产生了驰鹰公司即为涉案“PF—01”注册商标的持有人,或具有特定联系的主体的错误判断,导致对产品来源和商品本身产生混淆,从而达成交易,这一事实就足以证明驰鹰公司的擅自使用行为已产生误导公众这一结果。退一步讲,假定紫金公司作为直接购买者在签订合同时确实是明知驰鹰公司交付的涂料产品是赝品,出于贪图便宜而购买,没有发生误购,也不排除驰鹰公司的涉案行为构成商标侵权。因为,《商标法》及实施条例措辞指向的是公众,包括商品的实际或潜在消费者、涉及商品经销渠道的人和与商品营业交易有关的业者,而不仅仅限于直接购买商品者。龙岭化工厂的“PF—01及图”注册商标具有识别功能,更具品质保障功能和商誉承载功能,代表了其商标品牌的价值和企业的形象。驰鹰公司不正当地利用龙岭化工厂注册商标的商誉,就会消耗该注册商标的独特性,削弱“PF—01”标志与龙岭化工厂之间的唯一对应性,逐步使该商标丧失消费力和吸引力,显著性被淡化。更何况,驰鹰公司的赝品质量低劣,价格低廉,一旦泛滥成灾,将妨碍他人认牌购物,导致潜在的购买者因担心买到假货而干脆放弃选择龙岭化工厂的特定品牌,这种做法将对商标权人造成毁灭性的打击,同样损害了龙岭化工厂作为注册商标专用权人对该商标所合法享有的利益,龙岭化工厂为此曾受到一些用户的错误投诉和个别报刊的不实批评,亦足以说明驰鹰公司的不正使用行为,已给相关公众造成了事实上的混淆误认。上杭县工商局认定驰鹰公司的涉案行为产生了误导公众的后果是有充分理由的。

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