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具有显著性和知名度的企业名称简称,即使未经登记或注册,亦可对抗后注册商标

一审案号:(2013)浦民三(知)初字第92号

【裁判要旨】具有显著性和知名度的企业名称简称,即使未经登记或注册,亦可对抗后注册商标

【案情介绍】

原告陈宜道是个体工商户宁波市鄞州下应澳新投资咨询服务部(以下简称“澳新服务部”)的经营者。澳新服务部享有两个“澳新”文字注册商标专用权,核定服 务为第36类银行、金融贷款、金融服务等,有效期自2010年起。案外人澳大利亚和新西兰银行集团有限公司系外国法人,其自1993年7月起在中国成立上 海分行等分支机构。2011年3月各分支机构的债权、债务由被告澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司承继。案外人的上海分行自1998年起在支票、收费 凭证及存、取款凭证等交易文件的显著位置标注“澳新银行上海分行”字样。我国行业主管机关、大众媒体以及公开出版物亦已用“澳新银行”来指代案外人,用 “澳新银行上海分行”等用来指代案外人的上海分支机构。但无论是该案外人及其分支机构,还是被告,均未在中国就“澳新”或“澳新银行”进行过企业名称登记 或商标注册。被告官方网站及其营业场所的显著位置上均使用了较大字体的“澳新银行”字样。原告认为,该字样中的“澳新”文字与原告商标相同,被告的服务也 与原告商标核定服务相同,构成商标侵权,故诉至法院,要求判令被告停止侵权、赔偿损失300万元及合理费用。

法院经审理后认为:“澳新银行” 作为案外人澳大利亚和新西兰银行集团有限公司中文企业名称的简称,早在原告申请商标注册之前,就已经被案外人的分支机构用于指示服务来源,也被我国行业主 管机关、大众媒体以及公开出版物广泛使用,并取得了一定的知名度,能够作为案外人具有一定知名度的商业标识获得法律保护。“澳新”文字是否登记不是认定其 是否能够获得保护的必要条件。原告在相同的服务上申请注册“澳新”商标,但对其商标取名“澳新”无法提供合理的理由,结合其还就“巴鲁达”、“陆奥”等外 国银行的中文字号等申请商标注册的事实,可以认定原告具有抢注他人已经使用并有一定影响的商业标识的恶意。原告以此禁止在先权利人使用其商业标识,与诚实 信用原则及保护在先权利的原则相悖,不应予以支持。被告作为承继了案外人分支机构的相关债权、债务,其在网站及营业场所使用“澳新银行”字样的行为,是对 其母公司商业标识及中文企业名称简称的正当使用,不会使相关公众对服务来源产生混淆或误认,不构成对原告商标专用权的侵犯。综上,法院驳回了原告的全部诉 讼请求。

一审判决后,双方均未提起上诉。一审判决发生法律效力后,鉴于双方商标行政争议仍在处理中,“澳新”商标争议极可能多年处于悬而未决 的状态。为使“澳新”商标得到充分利用,节约成本,法院在案件生效后,组织双方进行了调解。最终,被告以适当的价格购买了原告的两个“澳新”商标。案件最 终处理结果既明确了是非,分清了责任,又省却了繁杂的程序,节约了成本,使注册商标得到了最大化的利用。

【法官点评】

在我国金融市场逐步开放的过程中,境外金融机构先是通过在华分支机构开展业务再成立分公司进行经营的情况较为普遍。在经营过程中为了称谓方便使用简称也 并不鲜见。有时,该些简称未进行登记或注册,在被他人抢注为注册商标的情况下,便会出现类似本案的已经注册的商标与未经登记、注册的外国企业中文名称简称 发生冲突的情况。本案明确了境外金融机构或其他企业境外企业中文名称的简称获得保护的条件,即境外企业如果长期使用某个简称来指示商品或服务的来源,当该 简称在中国境内具有了识别性和知名度时,可以作为广义的商标获得保护,也可以对抗在其获得识别性和知名度后申请注册的商标。案件重申了对商业标识进行法律 保护的目的在于保障其识别功能及信誉,从而维护权利人及消费者的利益及正常的市场经济秩序。在相同商品或服务上,即便企业名称的简称与他人的注册商标相 同,但如果相关公众能够将该简称与其提供的服务相联系,则不会影响他人注册商标的识别功能,不构成商标侵权。裁判结果有利于防止他人通过抢注商标获取不正 当利益。此外,本案在通过生效判决明确是非、分清责任的基础上,又通过案件生效后的调解工作,使商标得到了有效利用,实现了双赢,在知识产权司法案件的处 理方式上进行了新的探索。

(原载《中国知识产权(4.26特刊)》2014年5月 总第87期)

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