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“雀巢”方形瓶立体商标案件(二)

二、争议商标的注册是否违反了《商标法》第十一条的规定。

 

《商标法》第十一条规定,下列标志不得作为商标注册:

 

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

 

(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

 

上述规定涉及了商标显著性的两种情形,即“固有显著性”及“获得显著性”。凡属于《商标法》第十一条第一款规定情形的标志均不具有“固有显著性”,原则上不能作为商标注册。但如果此类标志符合了《商标法》第十一条第二款的规定(即已经过使用具有很高知名度,起到了区分商品或服务来源的作用),则可以认定其具有“获得显著性”,能够作为商标获得注册。

 

鉴于申请注册的标志只有在同时不具有“固有显著性”及“获得显著性”的情况下,才不符合《商标法》第十一条的规定,故本院现对争议商标是否不具有“固有显著性”及“获得显著性”逐一予以分析。

 

(一)争议商标是否具有固有显著性。

 

本院认为,固有显著性的判断应以相关公众的认知为标准。如果某一标志无法使相关公众将其作为商标认知,则该标志原则上不具有固有显著性。通常而言,对商品或服务特点(如质量、功能、包装、颜色等)进行直接描述的标志,因其会使相关公众将其认知为商品或服务的相关特点,无法起到区分商品或服务来源的作用,故属于不具有固有显著性的情形。

 

具体到本案,在考虑下列因素的情况下,本院对于争议商标的固有显著性持否定态度。

 

1、从整体上看,三维标志具有相对较低的固有显著性。

 

因争议商标为三维标志,故对争议商标显著性的认定不能脱离三维标志所具有的特性。虽然《商标法》第八条规定,“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册”,即平面标志、三维标志或颜色组合标志均可以被注册为商标,但这一规定并不意味着上述三种表现形式的标志均具有相同的固有显著性程度。相比较而言,平面标志整体上具有更高的固有显著性程度。我国修改前的《商标法》中将可注册为商标的标志类型仅限于平面商标这一类型的作法,以及长期以来市场中使用的商标绝大多数均是平面商标这一事实均佐证了这一点。

 

但对于三维标志而言,情况则有所不同。通常而言,三维标志作为商标使用包含三种使用方式:用作商品本身的形状;用作商品的包装;用作商品或服务的装饰。上述三种使用方式中,除三维标志作为商品或服务的装饰使用时与商品或服务的特点通常并无关联外,在其他两种使用方式下,相关公众看到该三维标志时,通常会将其认知为商品的包装或商品本身的形状,而并不会将其作为商标认知。上述情形足以说明,在上述两种使用方式下,三维标志表示了商品的相关特点,整体上并不具有固有显著性。

 

此外,本院要着重指出的是,与平面标志不同,对于“特定的”三维标志而言,其是否系使用者所独创或其是否为臆造标志与其所具有的固有显著性程度并无直接关系。对于平面标志而言,臆造的词或图形显然具有更高的固有显著性程度。但三维标志则不然。只要该三维标志被用作商品的包装或商品本身的形状,即便该三维标志从未在该类商品上使用过,相关公众仍会将其作为商品包装或商品本身的形状认知,至多会认为该商品包装或商品形状较为“新颖”而已,却并不会因此而将其作为商标认知。之所以会存在这一情形,究其根本在于固有显著性的判断系以相关公众为判断主体,而对于三维标志,影响相关公众认知的因素为使用方式,而非标志本身,这一判断原则使得三维标志的固有显著性并不会受其是否独创或是否系臆造所影响。

 

2、争议商标易被相关公众认知为核定使用商品的包装物。

 

本院认为,争议商标为三维标志,其指定使用商品为食用调味品,因争议商标使用在食用调味品上,通常会使相关公众认为其属于该商品的包装物,无法起到区分商品来源的作用,故争议商标不具有商标所要求的固有显著性。同时,鉴于本院已指出,三维标志的固有显著性程度主要受其使用方式影响,而与该标志是否系独创或是否系臆造并无关联,故无论争议商标是否由原告最先在中国使用,亦无论争议商标是否由第三人所独创,均不会影响争议商标固有显著性的判断。据此,原告认为争议商标不具有固有显著性的主张于法有据,本院予以支持。

 

(二)争议商标是否具有获得显著性。

 

依据《商标法》第十一条第二款的规定可知,缺乏固有显著性的标志,如已通过使用在特定商品或服务上达到了必要的知名程度,且该知名度足以使相关公众将使用在该商品或服务上的这一标志与使用者之间建立起了唯一对应关系,则可以认定该标志在这一商品或服务上具有了商标所要求的识别特性,具有了获得显著性,可以作为商标予以注册。

 

实践中,获得显著性的判断关键在于知名程度的认定。本院认为,如果使用者可以证明全国范围的相关公众对使用在特定商品或服务上的某一标志已广为知晓,且能够将其与使用者之间建立起了唯一对应关系,则可以认定该标志在这一商品或服务上具有获得显著性。因这一知名度标准与驰名商标的知名度标准基本相同,故对于获得显著性的举证要求可以参照驰名商标的相关规定。通常情况下,如果相关公众对某一标志的固有含义的认知程度越高,则对其知名程度的举证要求亦越高。

 

本院之所以为获得显著性设定这一知名度标准,主是基于以下考虑:此类标志之所以不具有固有显著性,究其根源在于该类标志均具有识别作用之外的其他“固有”含义,且相关公众对上述“固有”含义均有所认知(例如,对于颜色组合标志而言,其本身固有的指代颜色这一含义使得相关公众通常会将其认知为商品或服务的颜色,而非商标。对于三维立体标志而言,其本身的固有含义常会使得相关公众通常将其认知为商品包装物或形状等,而非商标。对于直接描述性的平面标志而言,相关公众通常会基于其固有含义而认为其系对商品或服务的质量、原料等特点的描述,而非作为商标使用)。此种情况下,使用者如希望相关公众对该类标志产生“商标”的认知,其必须使该类标志的商标识别含义强于其“固有”的含义,而因为相关公众对于这一固有含义通常具有较为强烈的认知,故只有该使用行为使该标志具有很高知名程度时方可能达到这一效果。同时,因相关公众对该类标志固有含义的认知会基于同行业经营者的使用情况等因素被加深,此种情况下,只有具有更高的知名程度时,在相关公众心目中所产生的商标识别力的认知才可能高于其固有含义,故此种情况下应有更高的知名度举证要求。

 

具体到本案,基于以下考虑,本院认定现有证据无法证明争议商标已具有获得显著性:

 

1、同行业经营者的使用情况使得相关公众对争议商标的固有含义具有更强程度的认知,因此,争议商标应具有更高的知名度方能具有获得显著性。

 

本案中,由查明事实可以看出,在争议商标申请日(2002年)之前已有调味品厂家开始使用与其基本相同或近似的瓶型作为调味品的包装。如,争议商标申请日之前出版的《北京青年报》、《新民晚报》、《文汇报》等报纸(原告评审证据21)、《建国以来开平工业发展史(1949-1990)》(原告评审证据42)、《中国轻工业产品全书(1993-1994)》(原告评审证据43)、1988年1月出版《开平县工业出品产品汇编》(原告诉讼证据3)、1997年9月出版的《广东省名牌产品》(原告诉讼证据4)等证据中均显示原告或其关联企业争议商标申请日之前已开始使用与争议商标基本相同或近似的瓶型作为包装的调味品。广东省高级人民法院于2010年11月17日作出的(2010)粤高法民三终字第418号民事判决书(原告诉讼证据5)中对上述事实进行了确认。此外,原告提交的证据可以看出其他同行业经营者亦已使用类似的包装,如,原告所提交的三份外观设计专利公告(均早于争议商标申请日)涉及的是三个不同主体对与争议商标近似的包装瓶所享有的外观设计专利(原告评审证据5、25),且上述生效判决中亦已指出“目前,国内多家调味品生产企业使用棕色方形瓶作为液体产品的容器和外包装”。原告提交的评审证据31亦佐证了这一事实。

 

上述事实的存在使得争议商标作为包装瓶所具有的固有含义通过同业经营者的使用行为而被强化,在此情况下,第三人如欲证明争议商标已经过使用获得显著性,其显然应满足更高的知名度举证要求。

 

2、第三人提交的证据不足以证明争议商标已具有很高知名度。

 

本案中,为证明争议商标经过使用已具有显著性,第三人提交了相关证据。对于该类证据,本院

 

现评述如下:

 

证据10为第三人自行制作的2001-2005年“MAGGI”方形瓶产品销量额及产量统计表。鉴于该证据系第三人自行制作,故在无相应证据佐证的情况下,本院对其真实性无法确认。同时,鉴于该证据中明确标明“不包括中国”,故即便可以认定其真实性

,其亦与争议商标在中国的知名度无关。

证据16为东莞雀巢有限公司(第三人关联企业)1999年-2007年的年度审计报告及纳税证明,因其中明确显示“本公司主要从事生产及销售咖啡及咖啡伴侣”,故该证据与注册在食用调味品上的争议商标的使用情形并无关联性。

 

证据17为中国境内经销商经销第三人“美极”及“MAGGI”调味品的照片复印件,鉴于第三人在商标争议程序中及本案诉讼中均未提交原件,故本院对其真实性无法确认。在此情况下,本院进一步认为即便可以认定其真实性,上述照片亦仅能证明其具有使用情况,无法证明其使用的时间范围及地域范围以及使用的规模,因此,无法证明其知名度情况。

 

证据18为第三人自行制作的“美极”鲜味汁商品外包装图片,因该证据系第三人自行制作,故对其真实性无法确认。同时,即便可以证明其真实性,其亦仅能证明该商品的外包装情况,与知名度无关。

 

证据19为1997年-2003年第三人自行制作的相关产品在中国的销售统计。第三人虽主张上述销售统计均针对的是“美极”调味品,但鉴于该文件中仅在上方用手写体标注有“美极”字样,相关打印部分未显示有“美极”或“MAGGI”字样,故对其真实性及与争议商标知名度之间的关联性,本院均无法确认。

 

证据20、22为自2002年开始,“美极/MAGGI”调味品系列在《东方美食》、《中国烹饪》、《2002中国川菜大赛会刊》、《贝太厨房》、《厨艺先锋》、《烹调专家》六个杂志上做的广告宣告,其广告中涉及了争议商标使用。对于上述证据的真实性本院予以认可,但鉴于其仅涉及六个杂志中有限的广告,且均为行业杂志,受众范围较窄,难以涵盖争议商标指定使用的食用调味品的相关公众,据此上述证据亦难以证明争议商标的知名度。

 

证据21为第三人自行制作的宣传材料,因该证据系第三人自行制作,故对其真实性本院不予认可。

 

证据23为2004年3月15日《沈阳日报》,用以证明存在其他企业假冒争议商标的情形。证据24为相关工商管理机关对其他企业假冒争议商标的情形进行处理的相关材料。证据29为相关企业出具的不再侵犯争议商标专用权的保证书及相关行政处罚决定。上述证据均为第三人维权的相关证据,在争议商标为合法有效的注册商标的情况下,第三人当然有权进行相应的维权行为,但本院要指出的是,他人对争议商标的使用并不会给增加争议商标的知名度,因此上述证据与争议商标的知名度无关。

 

综上,本院认为,第三人提交的现有证据无法证明争议商标已通过使用获得了显著性。第三人认为其具有获得显著性的主张不能成立,本院不予支持。

 

鉴于本院已认定争议商标既不具有固有显著性,亦不具有获得显著性,故原告认为争议商标的注册不符合《商标法》第十一条的规定不应予以注册的主张成立,本院依法予以支持。被告认为争议商标的注册符合上述规定,该认定有误,本院依法予以纠正。

 

三、争议商标是否违反了《商标法》第十二条的规定。

 

《商标法》第十二条规定,以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。

 

本案中,虽然在争议商标不符合《商标法》第十一条规定的情况下,其无论是否属于《商标法》第十二条规定的情形,在现有情况下均无法获准注册,但考虑到上述两条款的不同法律后果,本院仍认为有必要对此予以评述。原因在于,争议商标如不符合《商标法》第十一条第一款的规定,仅意味着争议商标在现有情况下无法作为商标予以注册,却并不排除其将来经过使用获得显著性从而获得注册的可能性。但《商标法》第十二条则不然,因该条款中并未规定此类三维标志可以在一定条件下获准注册,故一旦认定其不符合《商标法》第十二条的规定,将意味着争议商标将不再具有被核准注册的可能性。因此,认定争议商标是否违反《商标法》第十二条的规定,对第三人而言具有实质影响。

 

鉴于原告主张争议商标不符合《商标法》第十二条规定的理由仅为争议商标具有使商品具有实质性价值的美学功能性,故本院仅对此问题予以分析,对该条款中其他问题不予涉及。

本院认为,对三维标志美学功能性的认定应结合考虑“美感”与“实质性价值”两个要素。虽然商标所有人在设计其商标时通常会考虑其美感要素,但具有美感的三维标志只有在同时使该商品具有了“实质性价值”时,才可以认定其具有《商标法》第十二条中规定的美学功能性。因为商品的实质性价值通常由相关公众的购买行为实现,故对于“实质性价值”的判断应以购买者为判断主体。通常情况下,如果决定购买者是否购买该商品的因素在于该三维标志本身,而非该标志所指代的商品提供者,则该三维标志应被认定为对商品具有“实质性价值”。例如,对于毛绒玩具而言,购买者在购买此类商品时更多的是考虑其外观美感,而非该商品的提供者。此种情况下,对购买行为具有决定性影响的是此类商品的外观美感,至于该外观是否客观上已具有区分商品来源的作用,通常并不会影响购买者的购买行为,据此,此类商品的形状即属于对商品具有“实质性价值”的形状。

 

具有美学功能性的三维标志之所以不能作为商标注册,主要原因在于适用《商标法》保护此类标志具有以下障碍:

 

首先,这一保护缺乏《商标法》的利益基础。《商标法》保护的是商标的识别功能为商标所有人带来的利益,但对于具有美学功能性的标志而言,即便其该标志同时具有了识别功能,决定购买者购买行为的仍然是该标志本身所具有的外观美感,此种情况下,如果《商标法》为此种标志提供保护必然意味着其客观上保护了该“外观美感”(而非识别功能)为所有人带来的利益,这显然超出了《商标法》的保护范围,缺乏《商标法》上的利益基础。

 

其次,这一保护使《著作权法》、《专利法》的权利保护期限制度在相当程度上落空。因具有美学功能性的标志在很多情况下可能构成受《著作权法》保护的作品以及受《专利法》保护的外观设计专利,故在考虑其是否可以注册为商标时,亦要考虑不同法律之间具体法律制度的协调,权利保护期限制度之间的协调即为应考虑的问题之一。《著作权法》、《专利法》与《商标法》在保护期限这一制度设置上具有根本不同。《著作权法》与《专利法》均明确规定了权利的保护期,《商标法》虽亦规定了注册商标专用权期限,但因其同时还规定了续展制度,故这意味着只要商标权人进行续展,注册商标专用权实际上可以无限期地得到保护。在此情况下,如果《商标法》为具有“美学功能性”的三维标志提供保护,则不仅意味着客观上保护了《商标法》保护范围之外的“外观美感”,亦同时意味着该三维标志即便在已超过作品著作权或外观设计专利权保护期的情况下,亦可依据《商标法》的规定进行保护。这实际上使得《著作权法》、《专利法》中有关权利期限的制度在相当程度上落空,这显然是立法者不愿意看到的。

 

再次,这一保护使同业经营者处于不合理的竞争劣势。对于具有美学功能性的三维立体标志,考虑到该外观美感对购买行为的决定性影响,同业经营者很可能会希望在其商品上使用该外观以加强其竞争能力。因为外观美感并非《商标法》的保护对象,故如果具有美学功能性的三维立体标志已过了《著作权法》及《专利法》规定的保护期,则同业经营者理应有权利使用该标志。但如果《商标法》为其提供了注册商标的保护,则将意味着此种情况下同业经营者的使用行为可能会构成侵犯注册商标专用权的行为,这显然不合理地占用了公有资源,并使得同业经营者处于不合理的竞争劣势。

 

在上述分析的基础上,具体到本案,对于争议商标是否具有美学功能性,本院认为,争议商标为指定颜色的方形瓶,指定使用商品为食用调味品。因美学功能性应以购买者作为判断主体,故本案中如果购买者在决定购买哪种食用调味品时,主要考虑的是该商品的包装,则可以认定争议商标这一方形瓶设计具有美学功能性。但结合相关公众的一般认知可以看出,对于食用调味品这一类商品,购买者所关注的通常是其商品本身的质量、生产厂商等要素,至于其采用的包装本身虽然可能在一定程度上影响购买者的购买行为,但显然并非决定性因素。也就是说,整体而言此类商品的购买者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。鉴于此,本院合理认为,争议商标并不具有美学功能性,未违反《商标法》第十二条的规定。原告认为争议商标违反《商标法》第十二条规定的主张不能成立,本院不予支持。被告认定争议商标未违反《商标法》第十二条的规定,该认定正确,本院依法予以维持。

 

四、争议商标是否违反了《商标法》第四十一条第一款中有关不得“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的规定。

 

由《商标法》第四十一条第一款规定可知,已经注册的商标违反本法第十条、第十一条、第十二条规定或以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,应被撤销。

 

因在上述条款中,“违反本法第十条、第十一条、第十二条规定”与“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列,涉及的均是撤销商标注册的绝对事由,这些行为损害的是公共秩序或者公共利益,或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。本案中,原告虽主张第三人隐瞒了同行业使用该包装瓶的情形,且提供的证据中仅有部分涉及到争议商标的使用情况,该情形属于采用了“欺骗手段”。此外,第三人明知同行业均在使用该类包装瓶却仍将其注册为商标,该行为属于以“不正当手段”进行注册的行为。但原告所主张的上述情形实际上涉及的均是争议商标是否具有显著性问题,而商标的显著性问题显然应由了《商标法》第十一条予以调整,其并不属于《商标法》第四十一条第一款所调整的损害公共秩序或公共利益以及妨碍商标注册管理秩序的行为,据此,原告的上述主张不能成立,本院不予支持。被告认为争议商标未违反上述规定,该认定正确,本院依法予以维持。

 

综上,原告的部分起诉理由成立,本院依法予以支持。被诉裁定部分认定有误,本院依法予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项之规定,本院判决如下:

 

一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2010〕第15921号重审第00789号关于国际注册第640537号“三维标志”商标争议裁定;

 

二、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就原告开平味事达调味品有限公司提出的争议申请重新作出裁定。

 

案件受理费人民币一百元,由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担(于本判决生效后七日内交纳)。

 

如不服本判决,原告开平味事达调味品有限公司、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可于本判决书送达之日起十五日内、第三人雀巢产品有限公司可于本判决书送达之日起三十日内、向本院提交上诉状及副本,并交纳上诉案件受理费人民币一百元,上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

                     

     审 判 长 芮松艳

                         

     代理审判员 司品华

    代理审判员 刘永存

    二 ○ 一 二 年 八 月 二 日

   书 记 员 郝一伍

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