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如何判断地名商标是否具有第二含义

地名商标是指将行政区划的地理名称或其他地理区域的名称、历史地名作为文字商标的内容或主要内容进行使用并按法定程序登记注册的商标。地名具有区分不同地域的作用,商标具有区分不同商品或服务来源的作用,若地名用作商标名称则两者的区分作用混合,会直接影响消费者的判断。为了避免两者的冲突,地名禁用原则成为商标法领域的国际惯例。我国对地名作为商标同样有禁止性规定,我国《商标法》第10条第2款规定:县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。由此可知,我国对地名商标采取了国际上通行的做法,即禁止将处于公有领域的地名作为商标使用,但这并不是绝对的,参照各国立法可知,各国通行的做法是限制地名商标的注册,而不是一概加以禁止。体现在许多国家已通过第二含义理论对地名商标注册有条件的承认和保护。我国商标法律制度应借鉴国际通行模式,以是否取得第二含义确立商标显著性,来判断地名商标的可注册性。因此,在地名商标中,确定一些有关“第二含义”的指导性判断要素尤为重要。故本文综合论述商标“第二含义”理论的立法现状及我国地名商标的现行规定,旨在探讨地名商标的“第二含义”的判定要素,为地名商标的合理注册提供相应的理论依据。
一、商标“第二含义”理论的立法现状
“第二含义”理论起源于美国,在美国《商标法》上是指“一个地名或一个说明性词汇,在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后,产生了除其原义之外的新含义,用户看到这个词,就会自然地把它和某商品联系起来,于是它作为商标就具有了识别性。” “第二含义”理论现今已经被世界许多国家所接受,体现在各国商标法与有关国际公约中。如日本《商标法》第3条第1款规定了缺乏显著特征的叙述性标志不能获准注册,但第2款又规定,“但由于使用,能使消费者识别出是与业务有关的商品,尽管有上述规定,仍可取得商标注册。”德国《商标和其他标志保护法(商标法)》第4条规定:“通过在商业过程中使用,一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义”,(第8条)“在注册日之前,随商标的使用,如果该商标在相关商业范围内成为在其申请的商品或服务上的区别性标志”,就可以获得注册。另外,法国等大多数欧盟成员国及欧共体商标法,均允许叙述性词汇、商品或服务的常用甚至通用名称通过使用取得显著性。TRIPS协议第15条第1款也有相关规定:“即使有的标记本来不能区分有关商品或服务,成员也可依据其经过使用而获得的识别性,确认其可否注册。” 这是国际公约中对“第二含义”理论的承认。
我国《商标法》第11条规定:“下列标志不得作为商标注册: (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。  前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”从本条第2款可见,在我国商标法律制度中,经过使用而取得显著特征的标记可获准商标注册,也即我国《商标法》中对“第二含义”商标予以保护。这一规定不仅适合我国商标实践的需要,而且也跟大多数国家的规定相一致。
二、地名商标的现行规定
对地名能否作为商标获得注册,我国商标立法从1993年就做出了规范。1993年《商标法》第8条第2款规定:“县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是,地名具有其他含义的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”2001年10月27日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修改《商标法》时,保留该款规定,稍作补充,构成《商标法》第10条第2款。这奠定了我国商标法律制度关于地名商标采用了限制注册原则。2005年12月国家工商行政管理总局发布的《商标审查标准》在第一部分之十一规定了“含有地名的商标的审查”,对地名商标的注册和使用的相关问题做出了具体规范。综合这些规定,在我国地名可以作为商标注册一般有下列情形:
(1)县级以下行政区划的称谓和其他地理区域的名称,包括乡镇、街道、胡同、山川河流等地名,经国家商标总局核准均可以作为商标注册。
(2)地名作为集体商标和证明商标注册。我国现行商标法允许将地理标志注册为集体商标和证明商标,试图通过商标法来保护地理标志(《商标法》第16条),但是这类商标却不可避免地将地名作为其组成部分,如金华火腿、宁夏枸杞等,又产生了大量的地名商标。
(3)县级以上行政区划和公众知晓的外国地名在两种情况下可以获得商标法律保护:①地名已经作为商标获得注册;②地名具有其他含义。 地名具有多种含义,地名本身的含义并不突出,如凤凰,既可以作为地名使用,同是又是传说中的一种神鸟,所以可以作为商标来注册使用。
由此可见,我国《商标法》中对地名注册为商标主要考虑以下因素:行政区划的级别或公众知晓的程度、是否有其他含义、是否已经注册等,但在商标法律实践中,我国也认可适用“第二含义”标准。即经过长期使用,产生了地名含义以外的、具有标示商品或者服务特定来源功能的地名,可以作为商标申请注册。地名经长期使用后,已被消费者所熟知,可以区别不同的商品和服务,具有了商标显著性的特征,即地名使用后获得显著性,产生了第二含义。如“青岛”啤酒、“泸州”老窖等,这就是通过使用使地名获得显著性的明显例子,通过使用使本来没有显著性的商标获得显著性从而可以注册。
让我们再来审视国际上的做法。法国《知识产权法典》第711-2和711-3条、德国《商标和其他标志保护法(商标法)》第8条、日本《商标法》第3条和第4条、英国《商标法》第3条等国家的商标法对地名商标注册都有基本相同的规定。对地名商标的审查采取大体相同的标准,即是否具有显著性及是否具有欺骗性。关于地名商标的显著性,各国商标法一般都规定,仅表示商品产地的标志不具有显著性,不能作为商标注册。如果经过使用,该地名商标获得显著性,则可以作为商标注册。关于是否具有欺骗性,各国商标法一般都规定,具有欺骗性(包括地理来源上欺骗性)的商标不能注册,也不能通过使用获得显著性而注册。 可见,国际通行的做法是承认地名商标可以通过第二含义理论(获得显著性)得以注册和保护。
笔者认为,应该改进我国地名商标法律规定的现有模式与国际接轨,(改为:基于我国商标使用和注册的实际情况并与国际接轨的路线,笔者认为认为应该改经我国地名商标法律规定的现有模式),具体思路为:在地名商标注册中明确规定认可“第二含义”标准,修改《商标法》第十一条规定,为“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、产地、图形……”或修改为“下列标志不得作为商标注册……(二)仅仅直接表示商品的质量、来源、主要原料……”。
三、对地名商标“第二含义”的判定要素
众所周知,商标的显著性是商标起区别作用的特性,也是商标被核准注册的前提条件。而地名商标的构成要素本身是缺乏显著性的,“凡为描述商品之产地、贩卖地、品质……无法发挥甄别自己与他人商品之功能,不能构成技术性商标,亦即缺乏显著性。” 我国《商标法》第11条第2款虽然规定了缺乏固有显著性的商标可以通过使用而获得显著性,取得“第二含义”,但对获得显著性的认定标准只字未提。显著性(尤其是获得显著性)的认定带有一定的主观性,如果没有一定的标准将使其变得更加不确定。对地名商标“第二含义”的认定是个复杂的过程,可从以下几个方面来考虑基本判定标准:
(一)仅具备基本含义的地名常常成为获得“第二含义”的对象
地名的基本含义应包含两个方面:《辞海》的解释(《辞海》中该地名仅仅解释为地名或行政区划名称,或者没有解释的)和地名的固有含义或字面含义。地名具有固有含义通常也包括两种情形:一是地名构成汉语固有词汇的,如“红旗”(河南省新乡市一个区的名称),而是地名同时指固定事物的,如“泰山”(山名,也是山东省泰安市泰山区名称)。 《商标审查标准》在第一部分之十一“地名用作商标的审查”中地名有基本含义之外的“其他含义”的,可以作为商标予以注册。如:
1、字词本身即含有表示地名以外其他事物含义的,例:第3599903号“海珠”商标申请,“海珠”是广州市一个区的名称,属于县级行政区划名称,但可以理解为“海之珠”,此含义强于行政区划的意义,故获得初步审定;
2、字词具有能够与地名相区分的引伸含义的,例:第3209645号“福安FUAN”商标申请,“福安”是福建省宁德市福安县的名称,但其他含义(幸福、平安)易为公众理解和知晓,故获得初步审定。
并且在《商标审查标准》中,对《商标法》第10条第2款地名的“其他含义”实际上是地名本身的应有之义,而不是地名本义之外通过使用获得“第二含义”,即法条中的“其他含义”不包括“第二含义”。由国家工商行政管理总局商标局编著的《中华人民共和国商标法释义》也持该种观点。 笔者认为对此应予修改。
这样使得仅仅具备基本含义的地名很难直接注册,反而这些地名较多成为了通过“第二含义”获准注册的对象。这些地名商标经过申请人长期使用、广泛宣传,确实起到了商标应有的识别作用,如“青岛”啤酒、“泸州”老窖、“北京”饭店等。
(二)地名的区域特点越明显越容易获得“第二含义”
实践中,地名所指代的区域如表现为较强的区域特征,则该地名更容易获得显著性。区域特征的历史延续性使得相关公众对其混淆误认的可能性极小,这样的地名长期使用,在消费者中间具有很强的吸引力,“第二含义”强,较易获得商标注册。如注册了多个类别的“北京大学”、“四川大学”,第3596629号“成都七中”商标(四川省成都市第七中学),这些以全称或简称等叙述性词汇作为商标,文义性强,而显著性差。消费者不假思索即可发现该词汇与其指定的商品或服务之间具有密切联系。但也正是这样的密切联系所代表的区域特征使得申请人长期使用的此类词汇取得新的含义,即不再是纯粹叙述性的词汇。诚如笔者公司在代理成都七中商标驳回复审案中所称“将中学名称简称为‘地名+数字+中’的形式称呼,已成为社会上的普遍共识,具备了区别功能……申请商标应当依法予以核准注册。”该意见最终被商标评审委员会采信,“成都七中”也已获准注册。
(三)该地名的申请注册情况
申请人对地名的申请注册情况也可以作为是否获得“第二含义”的参考依据。包括:
1、国内申请注册情况
若在其它类别已有注册成功的地名商标,则该地名可以作为商标注册,商标局在商标审查业务会议中有:第3839130号“天河及图”商标指定使用在第30类面粉等商品上,《辞海》中解释“天河”即“银河”,在先已注册几十件,可以作为有含义的地名予以初步审定。第3826889号“皇姑种苗及其汉语拼音”商标,指定使用在第31类植物种子等商品上,“皇姑”为辽宁沈阳市一区名,在《辞海》中没有解释,在先已注册3件,可以作为有其他含义的地名予以初步审定。可见,地名作为商标使用时间较长、使用范围较广有获得“第二含义”倾向的证明。
2、在其他国家或地区的注册情况
某一标记是否具有“第二含义”,有一定的地域性,应根据申请国当地的标准进行识别。例如,某一个外国商标,在国外使用地具有“第二含义”,但在我国如果没有得到消费者的认同,没有“第二含义”,则不应给予注册。如在American Optical(美国光学)商标驳回复审案 中。商标局驳回的理由是:申请商标为国家名称加学科名称,用作商标缺乏显著性,不易识别。申请人申请复审的理由是该商标是申请人公司名称(美国光学IP有限公司)的一部分,申请人是世界最著名的眼镜生产厂家之一,申请商标在消费者心中已形成相当高的信誉,其带有隐喻意义的第二含义具有显著特征。由于地域局限和国内标准,复审理由未被采纳。
但鉴于网络等信息传输方式的革新,人们对地名的认知已经超出了本国领土范围,因此申请注册的地名商标在其他国家或地区的注册情况可以作为判断其是否在申请国获得“第二含义”的参考。一般来说,该地名商标的国际影响范围越广,区别性越强,越容易获得“第二含义”。
(四)申请人在相关商品或服务上对该地名的使用情况
对地名商标“第二含义”的认定,还要考虑以下因素:作为商标使用的时间、使用该商标的商品的销售量与销售范围或使用该商标的服务涉及的范围等。一般来说,使用的时间越长,使用该标志商品或服务的生产、销售、市场份额、广告数量越大,其获得显著性的特征越强。例如,在美国,判断是否形成“第二含义”主要是通过消费者调查来确定,并且使用时间的长短是一个重要的因素。一个重要的因素。美国1905年的商标法曾规定可受注册保护的第二含义商标至少应由某经营者使用十年以上。1920年对商标法修改后,又规定即使是叙述性标志,只要在商业中使用了一年,就可获准在第二注册簿上注册,美国1946年的《兰汉姆法》也承认注册保护第二含义商标,对使用时间则规定在副簿上注册为一年,在主簿上注册为五年。
(五)用户或消费者对该地名的认知情况
商标法的最终目的之一是维护消费者的利益,便于消费者识别商品的来源,因而相关消费者对某商标“第二含义”的认识是对“第二含义”认定的一般标准。地名同时具有商标意义和地理名称意义时,一种意义总会强于另一种意义。在消费者的意识中首先出现的那种意义就是强意义,商标意义越强时,越易认定为已获得“第二含义”。
如何判断哪一种意义更强,可通过消费者问卷调查。它通过设计出一系列相关问题构成的调查问卷,向某类相关群体了解对某产品、某商标标识等所具有的某种意识,从而从数据中归纳出消费者整体的认识倾向。由于消费者调查问卷基本上不针对所有的相关主体展开,而是选取具有代表性的一部分,因此,这种调查也被成为“抽样调查”。 消费者问卷调查证据形式在国商标诉讼中未见广泛使用,但这种抽样调查基本能够反映出,在公众的意识中,地名的主要意义是商标意义还是地理名称意义。 以此来佐证是否已获得“第二含义”。
结论
限制地名商标注册是国际商标法领域中的通行做法,但现今许多国家已通过“第二含义”理论来扩充对地名商标的注册和保护。我国商标法律制度应该(跟从)(改为与国际通行模式接轨?)国际通行模式,明确具有“第二含义”的地名商标可以获准注册和保护,修改《商标法》第十一条的内容。同时,补充《商标审查标准》第一部分之十一中关于“地名具有其他含义”的解释规定,使地名“其他含义”能够包括“第二含义”的内容。并且对“第二含义”的综合判断要素作列举式规定,使地名商标“第二含义”的认定标准更具操作性。

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