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商标专用权和外观设计专利权的权利冲突的原因和解决方案

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一、商标权与外观设计专利权的冲突的原因

从理论上说,商标和外观设计这两者应当是互不交叉的两个权利领域,商标和外观设计是商品或产品的不同侧面,各自有其展现的轨道,应当在各自领域内平行发展。

但实践中,商标和外观设计均使用在商品的外包装上,当表现为平面的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时,如没有表现商品通用的名称、图形、商品的主要功能、用途、原料等内容时,则外观设计可以被核准进行商标注册,即外观设计专利在一定条件下可以是注册商标。同时为达到仿冒他人商标的目的,商标侵权人对商标标志不突出的产品,主要仿冒的是其商品的外观。如,商标注册人将商标放大使用,使其成为商品外观不可分割的组成部分时,侵权人的侵权行为包括对商品商标和商品外观设计的仿冒,因此,当同一个商品中的商标权和外观设计专利属于不同权利人时,商标权与外观设计专利权就会产生交叉。一般说来,商标权与外观设计专利权发生权利冲突主要有下列两种情形:

1、当商标注册申请人在其商标中使用的是他人已经取得专权利权的外观设计,并且未经外观设计专利权人许可,该商标被注册,必然发生商标权与外观设计专利权冲突的问题,即外观设计专利人认为该商标注册人侵犯了自己合法的在先权利,商标注册人认为自己的商标权是合法的,不存在侵犯外观设计专利权人的外观设计权。

2、如果外观设计专利申请人在其外观设计专利权中使用了与他人注册商标相同或近似的文字、图形,且未经商标注册人许可,该外观设计被授予专利权后,必然发生外观设计专利权与商标权冲突的问题,即商标注册人认为该外观设计专利权人侵犯自己的合法的在先商标权,外观设计专利权人认为自己的外观设计专利权是合法的,不侵犯商标注册人合法的商标权。

(一)因权利产生和消灭的条件不同而出现的权利冲突

专利法和商标法有不同的立法宗旨,对受其保护的权利产生和消灭的条件也不尽相同,专利法要求授予专利权的外观设计应当是新的,即如果外观设计已经在申请日前公开发表过或使用则可依法撤销。反之,却不能因在申请日后的公开发表或使用而予以撤销。而商标法要求注册商标不能侵犯他人的在先权利,否则也可以撤销其注册商标,但是不能以他人的在后权利撤销注册商标。由上述规定可以推出,如果外观设计在商标申请日前尚未授权或者商标在外观设计申请日前尚未公告,则注册商标和外观设计专利都不能被撤销,由此出现外观设计专利与注册商标的权利冲突问题。

(二)法律、法规对商标权、外观设计专利权的审查制度规定不同

由于商标法和专利法对主管机关和审查制度的规定不同,导致出现一些商标和外观设计不应当授权而被授权的现象,从而有可能发生权利冲突。中国专利局负责受理和审查专利申请,并授予专利权;国家工商行政管理总局商标局负责受理和审查商标申请,并予以核准注册。但是,我国对外观设计专利申请采用的是初步审查制度,即对外观设计是否是“新”的不进行审查;而对商标新颖性的要求与外观设计不同,主要是要求新商标与在先商标不发生冲突,而无法审查是否侵犯他人的在先权利,这样就可能出现不应当授予专利权或商标权的情况,并可能由此产生商标外观设计专利权的冲突。在这些权利冲突中,有些是无意造成的。但有些则是当事人故意造成的,如有些人利用外观设计不进行实质审查,而将他人已有的注册商标申请外观设计,还有的利用商标审查过程中无法发现他人已有的外观设计专利权,从而非法取得商标权。一旦合法的权利人遭到侵权诉讼时,则以非法获得的专利权或商标权进行抗辩,对抗合法的权利人。

(三)法律未对相关问题进行规定或规定不明确或规定存在一定的不合理性

根据我国商标法和专利法的有关规定,外观设计专利申请一般要几个月就能批准,但商标自核准注册之日起才生效。申请商标注册有近三个月的异议期,侵权性外观设计专利申请人有可能利用这一“时间差”早于商标申请从而获得批准,所以说商标设计人的权利仍有可能受到恶意侵犯。

此外,国家工商行政管理总局商标局针对一段时间以来屡有发生的商标权与外观设计专利权的冲突问题,专门制定了《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》。这一规定虽然在一定程度上对解决商标与外观设计之间的权利冲突有一定的作用,并且有利于坚决打击假冒注册商标和商标侵权行为。但是,是否能够从整体上、从根本上解决两者之间的权利冲突?笔者认为这是值得商榷的。一方面,这些规定常常只是部门文件,法律层次低,一般不具有法律那样的强制力;另一方面,这些规定仅是根据当时有关商标权和外观设计专利权的权利纠纷制定的,即是对平面商标与外观设计发生权利冲突之规定,而如今,我国新商标法已经将立体商标和颜色组合商标纳入了法律保护范围,如果发生了立体商标与外观设计的权利冲突或者颜色组合商标与外观设计的权利冲突时,是否还可以适用该规定,是否具有溯及力?

(四)其他原因

除了上述三个原因外,商标权与外观设计专利权发生权利冲突还有一些原因。其一,由于商标权和外观设计专利权所确定的主体不同,并且相互之间在确权时缺少沟通。如果商标权利人已将一个颜色组合申请了注册商标,同时另一人又以与这个相同或近似的颜色组合申请外观设计专利。此时,在同一个颜色组合上就产生了两个权利主体,在这种情况下两个权利主体都不能以在先权来对抗对方的权利,如果两个权利人不进行协商的话,就不可避免的发生商标权和外设计专利权的纠纷。其二,由于公众法律观念的问题。比如,某企业以某一图形、立体标志或颜色组合申请注册商标,但并没有意识到这些图形、立体标志或颜色组合有其新颖性,并且适应于工业上,没能及时申请外观设计专利,而一些企业故意地将这些图形、立体标志或颜色组合早于权利人申请外观设计专利,这就造成了商标权与外观设计专利权纠纷。虽然这种情况可以以商标权在先权对抗,但如果该企业能多一点法律观念,应该说这种权利冲突是完全可以避免的,一些不必要的损失也是可避免的。

二、商标与外观设计专利权利冲突的解决方案

外观设计专利权与商标权的权利冲突是指不同所有者的外观设计专利与注册商标之间,由于使用了相同或者相似的文字、图形,从而引起相互混淆的后果,使两种权利产生了冲突。如何解决商标权与外观设计专利权的权利冲突,一直是我国研究知识产权冲突问题的专家和学者研究的重点。有的学者认为,在解决外观设计专利权与商标权发生权利冲突时应遵循“保护在先权权利人”的原则;有的学者则认为应当遵循“效益最大化”的原则;还有的学者主张遵循“限制权利负面外部效应”原则。上述几种观点对于解决我国实践中商标权与外观设计专利权的权利冲突问题时十分有益的,而且对于我国相关的法律制度的完善也有一定的意义。但是,笔者认为在认识知识产权权利冲突的解决原则的问题上,不应片面、孤立地强调某一原则,而应该从总体上把握,因此,笔者将从以下几个方面探讨商标权与外观设计专利权的冲突的解决原则。

(一)尊重在先权原则

所谓尊重在先权原则是指任何一项权利的合法取得,必须以不侵害他人合法的在先权利为前提,否则该项权利将被认定无效。由于知识产权所特有的独占性的特点,当商标和外观设计专利发生权利冲突时,确定权利主体获权的先后顺序,是解决这一权利冲突的具有较好操作性的原则之一。

尊重在先权原则是大陆法系国家普遍采用的原则,但在保护力度上,有的国家采取绝对保护原则,即无论什么条件都保护在先权,而有的国家规定在先权只有在一定条件下才予以保护,并有保护期限的限制,即采取相对保护在先权原则。根据《巴黎条约》第六条之五第二款的规定,申请注册的商标不得侵犯被请求保护的国家权利人的既得权利,否则,不予核准注册,已核准注册的应当撤销。TRIPS协议第16条第五款也规定,商标不得损害任何已有的在先权。

保护在先权原则在我国现行法律中也得到充分的体现。新商标法第九条规定“申请注册的商标,不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。专利法第23条也规定,授予专利权的外观设计,不得与他人的在先取得的合法权利相冲突。这两条规定可以有效地防止外观设计专利权与商标权发生权利冲突。例如,商标局在审查申请注册的商标时,就可以以申请注册的商标侵犯了他人合法的外观设计专利权为由,驳回该商标申请人的申请;或者专利局在审查外观设计专利时,如发现该外观设计侵犯了他人的在先合法的商标权,即可以驳回该外观设计专利的申请。笔者认为,我国法律在适用在先权保护原则时应采取相对保护原则,并且对于在后权利我们也不能忽视它,也要认识到在后权利是一种客观存在的。

(二)诚实信用原则

在处理与外观设计专利权的冲突时,有人认为在先权利一定优于在后权利,在先权利和在后权利发生冲突时,仅保护在先权利,而不保护在后权利,这一做法是否恰当,笔者认为是值得商榷的。早在《巴黎公约》中就规定了一项原则,即凡是与诚实信用相悖的行为都构成不正当竞争行为。从民法的立法层面分析,诚信原则涉及两个利益关系:当事人之间的利益关系和当事人与社会间的利益关系。诚信原则的宗旨在于实现这两个利益关系的平衡。诚信原则要求尊重他人利益,以对待自己事务的注意力来对待他人事务,不得损人利已;诚信原则要求当事人不得通过自己的民事活动损害第三人和社会的利益。由于商标权与外观设计专利权都是通过一定的民事法律行为而取得的,当事人在取得过程中,应当遵循《民法通则》所规定的公平及诚实信用原则。

(三)利益平衡原则

法律是社会利益的调整器,这决定了它必须兼顾和平衡众多的社会利益,因此在解决商标权与外观设计专利权权利冲突时,应当在在尊重权利独立性的前提下,还应兼顾权利之间的平衡,不能偏袒知识产权而忽视公众权益,或反之。平衡原则有时很难把握,在实践中平衡原则是因时因案而异的,而不是一成不变的。一般而言,就是从社会整体效益出发,遵从社会利益原则,即人格权,公民宪法权比一般财产权更重要,代表个人利益的权利更重要。 知识产权作为社会个体对特定的知识产品拥有的垄断权就不应是绝对的、无限制的,而应有一定限度,以调节社会个体与社会整体之间的利益平衡。从保护知识产权的合理性问题来讲,它要求在完善知识产权法律制度时需要调节不同主体之间的利益关系,防止被不当利用。在解决商标权与外观设计专利权的冲突时,也应遵循利益平衡原则。

(四)程序保障原则

在处理商标权与外观设计专利权的冲突问题还应遵循权利保障原则。

由于我国审查制度的原因,导致了一些不当授权和重复授权的现象,为此,专利法和商标法都设定了予以纠正的补救程序,可以通过这些途径将不符合法律规定授予的专利权和商标权予以撤销。就一项外观设计而言,如果在其申请日前已有相同或相近似的图案公开发表或者已作为商标予以公告,则该外观设计应当被撤销;而在商标申请日前,如果外观设计专利权已经被授予,该商标应予以撤销。当存在冲突的两项权利中的一项被撤销,该权利冲突问题也就随之解决了。

虽然被告的权利能够被撤销,但是在侵权诉讼中不一定要求先行将被告权利撤销。理由在于:首先,如果被告的权利应当被撤销则不能作为抗辩的理由,因此没有必要经过上述程序;其次,无论是商标评审程序还是专利撤销程序都需要花费较长的时间,有时可能因为存在案件积压的问题,往往需要等待两三年的时间才能处理。如果要求先行撤销被告本来不应存在的权利,必将延误对侵权行为的处罚,使权利人的合法权益不能得到及时有效的保护。如有证据表明被告的权利明显属于可以被撤销的,为尽快解决纠纷,有效地打击侵权行为,人民法院不一定要求原告先行将被告的权利撤销。可以直接就被告的侵权行为进行审查判决。

此外,在保护立体商标和颜色组合商标时,应当同所有的商标一样,不损害其他在先权利,尤其不得损害在先的外观设计。因此,最好先在国家的商标注册簿和外观设计注册簿进行检索查询,防止与其他相同或相近似的注册商标或已授予外观设计专利相冲突。由于商标查询在我国不是法定程序,商标查询只供参考,不具有法律效力。因此,笔者认为我国商标法和专利法都应建立一套完备的检索查询制度,将商标查询确定为商标注册申请的法定程序,并规定申请人查询失误和恶意注册的责任。

商标权与外观设计专利权之间的权利冲突反映的仅仅是知识产权冲突中的一个侧面,虽然其产生的原因自有特点并且其解决的原则也和其他的权利冲突有所不同。但是,知识产权保护应该是一个完整的、有机的、协调的、统一的体系。因此,必须消除各单项知识产权之间或者单项知识产权自身内部的权利冲突,克服盲区和盲点,从而达到整个知识产权内部体系的协调一致。

◇作者单位:上海大学知识产权学院
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