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划重点!美国商标注册提供使用证据的注意事项

美国专利商标局网站截图

美国作为世界最大的发达国家,一直是中国最大的出口市场国之一。近年来,随着国内出口商知识产权意识的增强,出口美国前先寻求商标权保护已经成为共识。然而,由于美国商标申请遵循“使用在先”原则,新的商标申请需提供实际使用证据(Statementof Use),否则即使通过审查员的初步审查,也会注册失败。国内很多申请人往往因使用证据的不合规,或者根本提不出使用证据而导致注册失败。

首先,需要明确提交使用证据的情形:

1、基于意向使用(intent to use)申请的。意向使用,即提交申请时没有实际使用证据,一般申请人需在收到核准通知(Notice of Allowance)之后6个月内提交使用证据。在此情况下,申请人需在通知发出后6个月内使用商标并提交商标使用证据和所需费用。或者,也可以要求延期,在原来期限基础上申请延期6个月,准备并提交商标使用证据。如果在延期6个月之后还无法提交商标使用证据,申请人还可以再申请延期,即每6个月可以申请一次,最多可申请5次。(如果不申请延期又不能提交使用证据,申请商标即会被视为放弃)。

2、基于已经在美国实际使用的商标的申请,美国专利商标局(USPTO)要求在申请时一并提交使用证据,并且在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。

3、基于马德里注册指定美国的申请,申请人需在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。

4、基于已经在国外注册过的商标的申请,申请人需在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。

值得注意的是:如果在“通知”发出后6个月,申请人没有及时提交商标使用证据或要求延期提交,可以在过期后2个月内提交请愿书,呈请复活商标申请( file apetition to revive the application )。

划重点!美国商标注册提供使用证据的注意事项

一般来说,美国专利商标局(USPTO)可接受的商品证据具体类型有:

1、贴有商标的产品照片;

2、贴有商标的外包装;

3、产品标签或铭牌;

4、带有该商品照片或文章描述该商品的网页,商品应附有该申请商标与销售该产品的信息(如类似于亚马逊的网页);

5、商场销售申请商标指定商品的柜台或者销售指定商品店铺的照片;

6、对于指定商品为可下载的计算机软件,带有申请商标的使用手册,或者符合以下条件的屏幕截图:

1)含有可购买或者下载该软件的屏幕截图,该截图需带有申请商标标样;

2)打开该软件时,导言页面显示申请商标的屏幕截图;

3)该软件在运行时显示申请商标标样的截图。

同时,申请商标时指定的服务项目证据通常包括以下类型:

1. 纸质或者网络广告;

2. 宣传手册;

3. 餐馆的菜单;

4. 营销推广材料;

5. 名片、公函抬头;

6. 商业标识与广告牌照片;

7. 乐队表演时带有乐队名称的照片。

商标申请人提交的证据必须是真实的、未经修改的原始证据,清晰可辨,并要求附有申请人的书面声明,证明所提交证据的实际使用日期至少早于所申请的商标申请日期。

合规的证据总是相似的,不合规的证据则各有不同,美国专利商标局往往基于以下原因,驳回商标申请人提交的证据:

1、所提交的证据没有显示申请商标;

2、所提交的证据没有体现申请商标所指定任何产品或服务;

3、没有实际使用的证据;

4、所提交的证据证明申请商标所指产品尚未上市,如:预售订单,是不能被视为合规的使用证明;

5、伪造或修改的商品照片;

6、不能证明申请商标与所指定的服务项目的直接联系。

综上所言,美国商标申请不仅需要在申请时提供使用证据,而且需在商标核准注册之后,自注册之日起第5-6年与第9-10年提供相应的使用证据。同时,使用证据的类型多样,商标申请人需要在日常的商业活动中注意收集保存各种类型的使用证据,以免商标权利出现瑕疵。

作者单位|恒都律师事务所 吴沛

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